撰稿：陳國樟 主持律師
當專利權人發現市場上出現疑似侵害其專利權之產品時，第一個反應都是希望馬上制止對方的行為，此時就需要透過寄發警告信函予侵權廠商及/或其下游廠商，甚至需要以提起民事訴訟的方式來終止侵害行為並取得賠償。然而，在採取上開行動之前，專利權人往往會擔心，「萬一之後敗訴或者專利嗣後被認定無效時，會不會反過來A公司誣告? 或者會被要求賠償?」，而被控侵權的一方也往往想盡辦法要反過來告專利權人，一方面宣洩無端被告的委屈，一方面爭取所受損失。
針對是否成立誣告之問題，法律誣告罪(刑法第169條)的成立，以意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告為構成要件，因此提起民事訴訟是不會成立誣告罪的，就算對方真的去檢察機關或法院告訴誣告，最後法院還是會判無罪的。但針對上開行為是否需要賠償，就要看專利權人是否是「合法的行使專利權」，只要配合合法的程序及方式來行使專利權，就不構成權利濫用也不會有賠償問題。但何種程序及方法才會構成「合法的行使專利權」，實務上智慧財產法院102年民公訴字第4號判決曾有過相關說明，茲評析如下:
壹、案件事實介紹
A公司於99年8 月16日申請連接器結構改良之新型專利(下稱系爭專利)，經形式審查獲准取得新型專利權，其申請專利範圍共有17項，專利權期間自100 年1 月11日起至109 年8 月15日止。嗣後，A公司乃於100年8月31日向智慧財產局申請新型專利技術報告，該技術報告於101 年8 月21日完成(以下稱第一份技術報告)。第一份技術報告認定系爭專利申請專利範圍第1 至7 、11、12項不具進步性，而第8至10、13至17項則未發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。
A公司隨即採取下列步驟:
一、於101年10月8日就系爭專利申請更正，於101年12月7日經實體審查公告。
二、於101年10月11日以B公司所生產之三項產品(下稱系爭產品)侵害系爭專利更正前申請專利範圍第8 、9 、13、14項之權利範圍（即更正後第5 、6 、8 、9項）為由，並引用第一份技術報告做為證據，向法院對B公司提起訴訟(下稱前案訴訟)，要求停止銷售系爭產品及賠償新台幣155萬元。
三、於101年10月12日委託律師寄發存證信函予B公司，以系爭專利更正前申請專利範圍第8 、9 、13、14 項（即更正後第5 、6 、8 、9項）並無不具進步性之原因，且系爭產品有侵害系爭專利之虞為由，要求B公司立即停止販售與使用其所生產之系爭連接器產品。
四、於101 年10月15日委託律師發函予B公司之潛在交易對象C公司、D公司，主張B公司所銷售之系爭產品侵害系爭專利，並要求C公司停止販賣含系爭產品之商品及停止其他可能之侵權行為，及要求D公司停止販賣含系爭產品之商品及停止其他可能之侵權行為。
五、復於101 年10月17日以律師函通知B公司，A公司已經向法院起訴之事實，副本則通知櫃買中心，並於同日另以第二封律師函再次通知B公司上揭專利侵權事由及要求B公司立即停止販售系爭產品。
而B公司於接獲A公司之信函後，則採取下列動作:
一、於101年10月17日發函予A公司，表明系爭產品並未侵害系爭專利，而係實施B公司所有之中華民國新型專利。
二、於101年10月25日針對系爭專利申請技術報告（下稱第二份技術報告），該技術報告依101年12月7日經實體審查公告之更正本進行比對，認定系爭專利更正後申請專利範圍第1至12項均不具進步性。
三、在前案訴訟中，主張系爭專利有無效而得撤銷之事由及系爭產品並未侵害系爭專利之抗辯。
A公司對B公司提起之前案訴訟，經智財法院於102年4月30日一審判決，認定B公司系爭產品並無侵害A公司專利權，A公司隨即針對此判決提起上訴。嗣後，B公司主張A公司明知系爭專利不具進步性，卻濫行提起前案訴訟，且濫發存證信函，惡意散佈B公司侵權之不實資訊予B公司之潛在交易對象及櫃買中心，毀損B公司之商譽，企圖影響B公司之股份交易與價格等情，請求:
一、A公司應連帶給付B公司1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。
二、A公司應將前案訴訟民事判決及最後事實審判決書之標題、案號、當事人、案由及主文之內容，以1/4 版面分別登載於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報全國版報頭下3 日。
三、A公司應於中國時報、聯合報、自由時報及蘋果日報全國版報頭下連續登載對B公司之道歉啟事3 日。
貳、訴訟中雙方爭執重點
一、A公司對B公司提起民事訴訟，是否為濫行起訴之行為?亦即A公司是否明知系爭專利不具進步性，卻向B公司提起民事訴訟，而構成民法第184條第1項後段，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為?
二、A公司寄發存證信函予櫃買中心，是否為濫發存證信函之行為? 亦即A公司寄發存證信函予櫃買中心是否屬於故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為，而成立民法第184條第1項後段之侵權行為?
三、A公司寄發存證信函予B公司之潛在交易對象C公司、D公司，是否為濫發存證信函之行為?亦即A公司寄發存證信函予C公司、D公司是否違反公平交易法?
參、法院判決
針對第1問題，法院首先以A公司行為時之專利法第105條規定:「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前開情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失」為依據，認為A公司係於99年8 月16日申請系爭專利，並於101年8月21日取得第一份技術報告，該技術報告認定系爭專利申請專利範圍第1至7、11、12項不具進步性，而第8至10、13至17項則未發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。嗣A公司於101年10月8日申請更正系爭專利申請專利範圍，並隨即於101年10月11日以B公司銷售之系爭產品侵害系爭專利更正後申請專利範圍第5、6、8、9項之權利範圍（即更正前之申請專利範圍第8、9、13、14項）為由，對B公司提起訴訟。可知A公司係取得第一份技術報告後，並基於該報告之內容而對B公司提起前案訴訟，則依前揭條文，縱系爭專利嗣後遭智慧局撤銷在案，A公司亦係基於第一份技術報告之內容行使權利，而應推定為無過失。再者，B公司並未能舉證證明A公司於起訴前顯然已知系爭專利為無效之專利，則其主張A公司有濫權起訴之情事，並依民法第184條第1項後段、第195條第1項之規定請求A公司負賠償責任暨登報道歉一節，即非有據。
另就前述第2問題，因B公司於101年8月底業已通過核准上櫃案，因此A公司於101年10月17日以律師函通知B公司已提起前案訴訟，並將副本通知櫃買中心之舉，自無可能影響B公司已獲准掛牌上櫃買賣股票之事實。再者A公司提起前案訴訟，除請求損害賠償外，亦請求禁止B公司製造、販賣系爭產品，屬於對B公司之業務或財務有重大影響之訴訟案件，依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第2條第1項第2款規定，縱令A公司未將前揭副本通知櫃買中心，亦屬B公司依法應自行公告之事項。因此，A公司固然將前揭副本通知櫃買中心，亦難謂係故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人之行為，故B公司以此主張A公司應依民法第184 條第1項後段、第195 條第1 項之規定負賠償責任並登報道歉等語，亦非有據。
最後就A公司寄發警告信予B公司之潛在交易對象C公司、D公司之行為，法院首先以公平交易法第45條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」說明此項排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」，二是該項行使權利行為係屬「正當」。準此，智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律正當行使其權利，而無公平交易法之適用。惟如以非正當之行為、濫用其權利或違反誠信原則為之，造成足以影響交易秩序之情事者，則屬濫用智慧財產權之行為，應受公平交易法之規範（最高行政法院98年度判字第1479號判決參照）。就上開「行使權利之正當行為」，公平交易委員會訂有警告函處理原則，以供相關事業遵循。查A公司係於101 年10月份寄發警告信函，因此，判斷是否屬於「依照專利法行使權利」之正當行為，應依公平會於101年3月12日所發布之警告函處理原則為其依據。依警告函處理原則第4條第1項規定:「事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第十九條、第二十一條、第二十二條、第二十四條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。」A公司於寄發律師函予C公司、D公司前，已先寄發存證信函予B公司要求排除侵害，且於寄發予C公司、D公司之律師函中，業已敘明專利權之內容及範圍，暨可能侵害系爭專利之產品型號，則A公司顯然已依警告函處理原則之規定踐行確認程序。又A公司係基於第一份技術報告，而對B公司提起前案訴訟，且發函予C公司、D公司，核屬正當行使其專利權人之權利，難謂有何以損害B公司為目的，促使他事業對B公司斷絕供給、購買或其他交易之行為；或以脅迫、利誘或其他不正當方法，使B公司之交易相對人與A公司交易之行為，甚或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而有違反公平交易法第19條第1款、第3款及第24條規定之情事。
肆、結語:
智慧財產法院102年民公訴字第4號判決再次重申依照專利法合法的行使專利權，並不會有損害賠償的問題發生，然而值得注意的是，前開專利法第105條之規定，於102年施行之專利法業已修正為第117條:「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」不同於上述判決的是，依據舊法僅憑新型專利技術報告即可推定專利權人無過失，而依據現行專利法則不僅要求專利權人行使新型專利權應基於新型專利技術報告，還要求專利權人應已盡相當之注意，因此，在未來遇到類似的情況時，專利權人尚須證明「已盡相當之注意」，亦即其在行使新型專利權之前曾徵詢過律師、專利師，專利代理人等相關專業人員之書面意見或專利有效性之鑑定報告，方能免責，若僅基於新型技術報告即行使專利權，一旦專利權經舉發程序而被智慧財產局撤銷或被法院宣告有得撤銷之原因，恐反遭對方請求損害賠償。
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