2017年4月28日，美國聯邦巡迴上 訴法院肯認地方法院之一審判決，認 為日本LED大廠日亞化(Nichia)之 三件專利權(U.S. Pat. Nos. 8,530,250, 7,432,589, and 7,462,870)有效，且台灣某上市公 司及其美國子公司確實侵害日亞化之 專利權。然而，在日亞化欲趁勢取得法 院 核 發 之 永 久 禁 制 令 ( Permanent Injunction)時卻踢到了鐵板，法官拒 絕的理由很直白:(日亞化與對造之 間 ) 缺 乏 有 意義的競爭關係(absence of meaningful competition)。
壹、何謂「永久禁制令」?
美國專利法第283條規定:「具有管權 的法院可以根據衡平原則，基於法院自己 認為合理的條件發放永久禁制令，以制止 對專利權的侵犯」。
在捍衛智慧財產權不遺餘力的美國，專 利 權人可於法院確立專利權有效且確實有侵 權之事實之後，原告除了可要求賠償外還 可向法院聲請核發永久禁制令，以阻止對 造繼續侵權之行為，鞏固自有客群。一旦 核發永久禁制令，其效力是永久性的。從 法理觀之，「禁制令」是一種衡平法的補 救措施(equitable remedy)，以彌補 普通法(common law)救濟上之不足， 倘若被告侵權方不理會法院判決而執意繼 續侵權，原告專利權人可聲請法院強制執行，迫使侵權產品退出市場，完全無立足 之地。反之，倘若專利權人無法取得永久 禁制令，侵權被告等同可違反專利權人意 願，在金錢損害賠償前提下，繼續使用該 項專利發明，猶如只要給點香油錢，專利 的香爐人人皆可插?!
貳、十年河東、十年河西
19世紀初至2006年間，美國法院通常會 在侵權判決確立後隨即許可永久禁制令之 聲請，以排除侵害。惟2006年發生的 eBay案成了「禁制令」核發的一個重要 轉捩點。在當時的時空背景下，專利蟑螂 已開始大舉興訟，在「授權金」索求不成 後便以「禁制令」要脅廠商，進行高價勒 索，此舉已嚴重影響到整個產業創新的動 能，迫使美國政府不得不重新審視當時的 制度漏洞，也因此美國法院向來袒護專利 權人的立場也逐漸鬆動。
在那樣的氛圍下，當時審理eBay案 的地方法院意欲打壓專利勒索不當行徑的 心意很明顯，該法院試圖重新審視過往的 衡平原則(Principle of Equity)，提 出:專利權人本身缺乏商業活動實施系爭 專利之發明，故應不具不可彌補之損害 (irreparable injury)，再者專利權 人曾經嘗試授權之行為亦可推定其因被告 侵權造成之損害其實可以是透過賠償金 (原:授權金)解決的事，故不符合衡平 原則之要件，無理由核發禁制令。
然而，上訴法院推翻地方法院之判決， 並認為:在認定專利有效且構成侵權時， 除非特例，否則就應該核發永久禁制令。 此種遵循先例的原則其實不無道理。首先 ，從衡平原則的角度來看，在涉及專利權 時，只要已清楚證明專利有效且侵權存在， 即可推定 ( presumed ) 有 無 法 彌 補 之損害。再從專利權的屬性來看，專利權 是一種排除他人侵害的權利，在財產原則 (property rule)的羽翼下受到保護， 亦即「非經同意不得擅自使用」，故專利 權人自然有權在侵權確立後，請求法院對 侵權被告核發永久禁制令。此外，專利權 之排他性本就不要求專利權人必須得自己 實施專利才行，專利權人自己要不要使用 該專利是自家的事，不應被排除在禁制令 的救濟之外。地方法院及上訴法院雖然立 場相反但似乎都十分有理，不過，皆被最高法 院打臉，其認為:地方法院及上訴法院之 判決分別走向兩種極端，前者不應「絕對 性地拒絕核發」禁制令給非專利實施實體 (NPE)，因為有些學校或研究單位等 機構雖是非專利實施實體，但他們確實得 靠授權才得以存續;而後者也不應「絕對 性地自動核發」禁制令給專利權人，因為 專利法第 283 條明言永久禁制令「可 (may)」根據衡平原則並基於法院自 己認為合理的條件核發，但不是「應該 (should)」核發。最高法院更補充: 專利被侵害不必然會對專利權人造成無法彌補的損害，且創造一項權利(專利權) 跟對違反該權利提供救濟(禁制令)是兩 回事，法院仍須依照傳統衡平原則來裁量 是否應核發永久禁制令。
參、如何取得「永久禁制令」?
2006年5月，美國最高法院在eBay 案全體一致認為:永久禁制令之核發必須 依照傳統衡平原則裁量，法院「可以」而非「應該」要發給永久禁制令，若原告請 求法院核發永久禁制令時，必須就傳統衡 平法的四要素檢測(four-factor test) 負舉證責任，其包括證明:
(1)原告已遭受到無法彌補的損害 (Irreparable Injury)。
(2)法律所提供的其它救濟(例如金錢 賠償)無法填補其損害。
(3)在權衡兩造的難處(Balance of Hardships)之後，衡平救濟是有必要 的 。
(4)永久禁制令的核發並不會損及公共 利益(Public Interest)。
在eBay案中，Anthony Kennedy 法官更是一語中的地在其協同意見中指出:當 有些公司是以獲得授權金為目的，而非將 專利發明加以實施或生產製造，尤其當該 侵權專利僅佔侵權產品之極小部份時，禁 制令的威脅儼然淪為談判桌上一個不當槓桿操作的工具，此時禁制令 已不再符合公共利益要件之要求。此想 法引起很多人的共鳴，也影響後來多數法官 判案之心證。
肆、後eBay時代之永久禁制令核發 的實務觀察 1. eBay案對永久禁制令之影響
美 國 Seaman 法 學 助 理 教 授 根 據 2006年5月~2013年12月的資料研究顯 示，eBay案之判決確實對專利訴訟生態 造成重大的影響，無論是何種事業體，專利權人愈來愈傾向不再尋求禁制令的救濟，且間接導致禁制令的核發量愈來愈低， 但總體永久禁制令的核發率仍有將近四 分之三(72.50%)。其中，就技術領域 來區分，生物科技(100%)及醫藥領域 (92%)享有極高的永久禁制令核發率， 電 機 (83%)、 化 學 ( 78% ) 、 機械 (75%)的核發率居間，而電子 (67%)、醫療器材(65%)及軟體 (53%)的核准率則敬陪末座。
其中，醫藥領域(92%)核准率偏高的主因除了考量高研發成本外，其數 字背後承載著強大美國製藥業者的施加 壓力。相反地，醫療器材研發成本相對 不高，基於公共利益之考量，法院傾向 拒絕核發禁制令，故核發率自然不高。 至於軟體業，其長久以來就是專利蟑螂 樂於提告之對象，且軟體專利品質浮濫 ，故法院最不願核發禁制令給軟體專利之所有 權人。
此外，eBay案後的另一現象是取得 永久禁制令之難易度呈兩極化，非專利 實施實體(NPE)由於很難舉證其已遭 受不可回復之損害(即:衡平原則要素 一)，故其取得禁制令的核發率(16%) 遠低於一般之專利實施實體(PE)的核 發率(80%)。這表示在eBay案後，法院 的「心證」似乎是傾向以專利權人本身 的屬性(即是否實施該專利)來決定是 否核發禁制令。 猶記得當年的eBay案最高法院指責地院 不應「絕對性地拒絕核發」禁制令給非 專利實施實體(NPE)，惟後來的法院 雖遵照了傳統衡平原則來判案，但似乎更仰賴Anthony Kennedy 法官的協同 意見之心證來裁量，鄙視以禁制令為籌碼 進行勒索或要挾的行為，造就非專利實施 實體(NPE)更不易取得永久禁制令救 濟之現象。
2.永久禁制令是一劑有效的滅蟑螂藥?!
雖然專利蟑螂在取得永久禁制令的 核發上嚴重受限，但單欲以提高永久禁制 令的取得難度來企圖遏阻專利蟑螂之權利 濫用仍言之過早。專利蟑螂善於順應法律 生態，進化變種快速，符合人性自利的本 質，可以說有「一本萬利」的地方，就有 牠。根據RPX於2017年的統計數據顯示，受 到 非專利實施實體(NPE)提告的被告 (Defendants)數量在2010年以後時 而高漲時而下落，但直到2016年，其數 量仍是維持在高於專利實施公司 (Operating Companies)的狀態， 甚至比2006年eBay案的數量還高出許多 ，看來此劑滅蟑藥似乎藥效很有限。反觀 台灣這種訴訟費用低廉且侵權賠償金寥寥 可數的低「利」廚房，連蟑螂都不想築巢， 完全符合環保意識，但不知這對想要成為 創新社會的台灣來說是福還是禍?!
3. 何謂「無可彌補的損害」?
在eBay後，專利實施實體(PE)同 樣也需要挑戰傳統衡平原則之四要素才能 取得永久禁制令，更不保證能輕易取得， 其中一項關鍵因素就是原告專利權人能否 舉證其已遭受不可彌補之損害(衡平要素 一)。反過來說，如果無法用金錢賠償彌 補損害(衡平要素二)，才需要永久禁制 令之救濟。
上圖列舉實務中幾種常見專利權人向 法院成功舉證其遭受無法彌補之損害的類 型，其中以「市占率降低」為大宗，這無 疑地反映出若雙方是兢爭者 (competitors)的關係下，法院較傾向 核發永久禁制令，以抵制侵權者之搶食行 為。其次，「商譽損害(43%)」、未來 的「商機喪失(19%)」以及「售價下跌 (13%)」等項目也皆是基於「競爭關 係」而可能造成的損害，其中尤以「商譽 損害(43%)」最被法院看重，因為商譽 這項無形資產很難量化，遠非金錢所能補償。此外，其他用以證明遭受無法彌補之 損害的因素(17%)包括:授權金利益 的短少、專利市場價值貶低等。
伍、為何日亞化(Nichia)爭取不 到永久禁制令?!
在國人眼中，日亞化與對造兩家LED 廠商已在專利戰場上纏訟多年。對造曾於 2012年4月對日亞化白光LED的白光專 利向美國地方法院提起專利無效主張，地 方法院最後判定日亞化的專利無效而轟動 國際。站在日亞化的立場，白光專利屬於 「門神級」，曾是很多LED廠商無法跨越 的壁壘，一旦被撤銷確定，日亞化的品牌 或商譽勢必受到嚴重衝擊。
2017年4月，美國聯邦巡迴上訴法 院就日亞化的另一項LED封裝專利，肯認地方法院應拒絕核發日亞化永久禁制 令。 就業界所周知，日亞化公司是一 家LED研發及製造公司，顯然屬於專專 利實施實體(PE)，且與對造彼此是LED業界的競爭對手，理應受到法院的青睞而被核發禁制令，然而故事的發展卻並非如此。法院以「(雙方之間)不存 在有意義的競爭關係」為理由拒絕核發禁 制令。
在上訟過程中，日亞化反駁地院不了解兩造之間的競爭關係，並試圖從對造 的蒐證紀錄表明對造曾視日亞化為主要競爭對手，甚至意欲爭取到日亞化的下游客 戶，法院怎可不算兩造具有競爭關係呢?!
上訴法院不否定日亞化所陳述的事 實，但仍同意地方法院的說法:日亞化是 一家LED晶片製造公司，也是下游的LED 封裝廠，而對造僅是一家LED封裝廠;此 外，日亞化與對造的銷售族群不同，日亞 化是直接銷售至終端消費者，而對造銷售 的對象是經銷商;又從市場佔有率來看， 對造的競爭與日亞化的總銷售數字相比勘 稱是九牛一毛，微不足道，因此根本無需 禁制令的救濟;尤其日亞化無法成功舉證 其美國市場業績下滑或是產品價格下跌與 對造的侵權有關，因當時市場上早已存在 很多低價、已取得授權的兢爭產品。
日亞化反駁法院不該因原告先前的 授權行為就推定其侵權損害是可以金錢來 回復的。對此，上訴法院沒有否定其主張 ，因為根據該院2008年的先例:原告先 前的授權行為不得被視為其無法建立「無 法彌補之損害」此要件。不過即使如此， 上訴法院最後仍是肯定地院並無裁量疏失 ，而是經過全盤因素考量後才做出裁定。 地方法院發現到日亞化過去曾將其專利授權給很多大的競爭公司，這才是真正威脅到其自家的旗艦產品。最終日亞化因無法舉證其將遭到無法彌補的損害而得不到永久禁制令這支令箭。
陸、小結
從上述日亞化的案例來看，法院在 看待兩造之間是否存在競爭關係，並非當 事人之間的主觀自我認定，而是要根據系 爭產品的市場定位來衡量。換言之，兩造 所生產的產品，有的可能不存在競爭關係 (例如:本案之LED封裝產品)，有的則 有可能存在競爭關係，不能僅以彼此是市 場上的競爭同業，逕謂兩造之間存在競爭 關係。從後eBay時代來看，美國法院更 加審慎看待永久禁制令之核發，此裁量權 之行使必須符合傳統的衡平原則，在此原 則下非專利實施實體因難以證明其有不可 彌補之損害而只能居於劣勢;而專利實施 實體在舉證其是否遭受不可彌補之損害時 ，也不再容易。概括而論，法院在判定是 否核發禁制令時尤其看重兩造之間是否存在 有意義的競爭關係，當存在有意義的競爭關 係(meaningful competition)時， 原告才能夠從各項數據中成功建立起「遭受 無法彌補之損害」這項衡平要件。更微妙的是，無論專利權人是否從事生產製造， 法院愈來愈鄙視專利權人以「禁制令」為籌碼要挾競爭對手的行為，法院是為解決紛爭的殿堂，不是讓兩造歷史恩怨不斷發酵的舞台。
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