專利法規不允許單一請求項中混入多種發明類型（例如：裝置及方法），以免侵權認定產生困擾。事實上，美國專利法第101條明定：「方法、機器、製品『或』物之組合」是具可專利之資格，且美國專利審查基準（MPEP § 2173.05(p)(II)）更進一步教導：若請求項中同時記載了「裝置限制條件」及「方法限制條件」而使單一請求項同時包含或重疊兩種法定發明類型時，將不符合專利法第101條之規定。但有趣的是，單一請求項同時出現「裝置限制條件」及「方法限制條件」在各領域卻是所在多有，這種混合型的請求項看似有違反前述規定，但實際上並非如此，而且有時候的確需要在裝置請求項中使用方法限制條件。在裝置請求項中使用方法限制條件，必需非常小心，否則，有可能導致被認定違反前述規定，或是所加入的方法限制條件對裝置而言根本未構成限制，或是被認定為不明確而導致專利權無效。
到底這類型的請求項該如何尺寸拿捏才不會導致違反前述規定或未構成限制？底下我們將從幾件案例及相關法規來深入探討這項議題。
壹. 「裝置意圖被使用之方法」不構成對「裝置」請求項之限定
＜案例一＞：Ex parte Masham, Appeal No. 671-94
概述：1987年2月28日，美國專利上訴委員會（Board）維持原審查官之審定，判定請求項不具新穎性而無法獲准專利。茲列示該請求項之內容如下：
1. An apparatus for mixing flowing developer material, including:
means, defining a chamber, for receiving the flowing developer material therein; and
means for mixing the flowing developer material, said mixing means being stationary and completely submerged in the developer material.
就結構而言，上述請求項（Claim 1）所請求的裝置係僅包括一腔體（a chamber）及一靜止的混合工具（a stationary mixing means）。前言中之「用來混合流動的顯影材料（for mixing flowing developer material）」以及「完全地浸在顯影材料中（completely submerged in the developer）」等描述僅是說明該裝置與加工材料之關係以及意圖使用該裝置之方法。上訴委員會明確表示「完全地浸在顯影材料中」這段描述並未對該裝置起任何結構化之限定。換言之，並不是某特定結構使得該混合工具（mixing means）能完全浸泡在顯影材料中，而是跟操作該設備之方法有關。
相反地，引證案已教示該請求項之所有結構性特徵，且其目的也同樣是用來混合流動之顯影材料，故已具備請求項之所有結構性特徵。雖然引證案（US 4,075,977）未教示該混合元件（mixing means）係「完全地浸在（completely submerged in）」顯影材料中，而是「部分地浸在（partially submerged in）」顯影材料中，但「浸泡的程度」顯然也無關乎裝置本身的結構特徵。因此，該請求項實不具新穎性。
根據審查基準（MPEP 2114），雖然裝置請求項可以結構性或功能性用語（functional language）來界定，但應以其「結構性特徵」來與先前技術作區隔，而非其「功能性特徵」。尤需注意的是，裝置請求項應界定的是「裝置本身是什麼（what a device is），而非裝置做了什麼（what a device does）」。根據這樣的原則，若先前技術已經明顯教示了裝置請求項之所有結構特徵，則該請求項即使額外引述「該裝置意圖被使用之方法（the manner in which a claimed apparatus is intended to be employed）」，這些方法特徵是不能構成與先前技術區隔之限定條件。
從上述可知，於「裝置」請求項中加入方法限制條件是被允許的，只要該方法是明確用於限定裝置或結構。然而，所加入方法限制條件若是「裝置意圖被使用之方法」，則會被視為未對其企圖限制的裝置或結構構成限制，無法用於區隔先前技術，簡單地說，在單一請求項中撰寫這種「裝置意圖被使用之方法」，有寫等於沒寫，完全起不到區隔先前技術之作用，對於爭取專利獲准一點幫助也沒有。
貳. 法規不允許「裝置」包含「使用該裝置之『使用步驟』」
一般有經驗的專利工程師都明白：使請求項符合明確性之要求，在撰寫請求項時應避免在請求「裝置」時同時包含「方法步驟」的技術特徵，以免因請求類別不清楚而被智財局核駁或是被法院判專利無效。實際在撰寫時，在句子結構中加入「功能性用語（functional language）」來界定一裝置也可能會被法院認定是引述「方法步驟」，導致裝置請求項被判不明確而無效。底下就是活生生的一例。
＜案例二＞：IPXL Holdings, LLC v. Amazon.com, Inc., Nos. 05-1009, -1487
概述：2005年11月21日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）維持地方法院之原判，認定原告IPXL Holdings的美國專利第6,149,055號之請求項因界定不明確而無效，因此被告Amazon的產品（1-click system）不構成侵權。茲舉其中代表性之請求項如下：
25. The system of claim 2 [including an input means] wherein the predicted transaction information comprises both a transaction type and transaction parameters associated with that transaction type, and the user uses the input means to either change the predicted transaction information or accept the displayed transaction type and transaction parameters.
上述請求項（Claim 25）被法院解讀為是在請求一「系統裝置」（system），但卻包含在該系統建造或組裝完成後之「使用方法」（the user uses…）的技術特徵，因此被認定為不明確。法院認為這種將「裝置」與「使用方法」一併請求將導致侵權時點認定上的困難，究竟是在侵權者建立一套可供使用者（user）使用該方法時就算侵權，抑或是要等到使用者（the user）真正實際使用（use）該方法時才算侵權？實有疑義。法院根據以往之判例，認定該請求項沒有合理地告知（reasonably apprise）熟悉該項技藝之人士其專利保護範圍，所以是不明確的。
從法規來看，美國專利審查基準（MPEP § 2173.05(p)(II)）已明定：「單一請求項中同時請求『裝置』及『使用該裝置之方法步驟』係不符合專利法第112條第二段關於明確性之要求」，此道理在於：如果將裝置及其使用方法同時包含在單一請求項中，則製造（或販賣）此裝置的人將無法從請求項中明確知道是否買家在購買該裝置來使用時，製造商自己已經成為輔助侵權的共犯。
爲避免上述之問題，專利撰稿人除了選擇放棄該請求項外，其實亦可用功能手段的語法（means-plus-function format）來做如下之修正，以改成符合單一發明類型之請求項，惟說明書必須描述對應的結構及適當的演繹法則來加以支持才行：
從本案例可知，功能性用語可能會被法院認定是在裝置請求項中加入「方法限制條件」，所加入的方法限制條件若是「使用該裝置之『使用步驟』」，其雖不至於被認定是重疊兩種法定發明類型而不適格，但是該請求項會導致請求項不明確，而生侵權認定上之困難，不符合專利法第112條之規定。
＜案例三＞：Schindler Elvator Corp. v. Otis Elevator Co., No. 2009-1146
概述：2010年01月15日，CAFC認為地方法院不當解釋原告Schindler的美國專利第5,689,094號之請求項，然而CAFC此次判決似乎卻違背上述＜案例二＞之判決精神，茲舉其中代表性之請求項如下：
1. An elevator installation having a plurality of elevators comprising:
a recognition device for recognizing elevator calls entered at an entry location by an information
transmitter carried by an elevator user, initializing the entry location as a starting floor of a journey; and [other structural limitations of the elevator installation].
上述請求項（Claim 1）主要係在請求一具有多電梯的電梯設備（elevator installation），其包括一識別裝置（recognition device）以及其他相關元件。該識別裝置是用來識別電梯使用者（elevator user）所攜帶的一資訊發送器（information transmitter）是否進入一識別區域。
CAFC除了指出地方法院對專利範圍的解釋太狹隘，更明確指出「電梯使用者（elevator user）」也是構成該請求項之額外的一限制條件（a separate limitation），且由於請求項明顯地界定該資訊發送器（information transmitter）是由電梯使用者所攜帶（carried by an elevator user），故「攜帶該資訊發送器」這項人為動作（personal action）也當然是請求項之限制條件。CAFC這樣的判定無疑是將該請求項解釋成同時包含「結構限制」以及使用者的「使用步驟」的混合式請求項（Hybrid claim），似乎違背CAFC先前在IPXL Holdings, LLC v. Amazon.com, Inc＜案例二＞所作之判決。然而此不明確的問題只能留待日後回到地方法院處理。
值得注意的是，法院解讀專利範圍之原則是不輕易放過請求項中每個字句所加諸請求項之限定，與專利審查程序的標準不同。因此在架構專利保護範圍時應盡量避免不必要或是可能具爭議之描述，以免日後途增不必要的限定或麻煩。
參.法規允許「方法」包含「用以執行該方法之『裝置』」
從先前所述之＜案例二＞來看，包含有「使用步驟」之「裝置項」是不被法規所允許的；相反的，若「方法項」包含用以執行方法「所使用之裝置」，是否也同樣會造成不明確的問題？!
＜案例四＞：Microprocessor Enhancement Corp. v. Texas Instruments Inc., Nos. 07-1249, -1286
概述：2008年4月1日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）撤銷地方法院之判決，認定原告MEC的美國專利第5,471,593號之請求項無不明確且是有效的，因此被告德州儀器及Intel的產品構成侵權。茲舉其中代表性之請求項如下：
1. A method of executing instructions in a pipelined processor comprising:
[structural limitations of the pipelined processor];
said method further comprising the steps of:
[method steps implemented in the pipelined processor, including fetching, performing, etc].
從表面看來，上述請求項不當地混合兩種發明類別，也就是同時包含裝置（processor）及方法步驟（method steps）。然而，CFAC認為該請求項沒有不明確，因為其結構之限制只是用來限定該方法只能在特定種類之處理器來執行。CFAC更進一步解釋到一般在界定方法請求項時，經常會將執行該方法所使用之結構特徵寫在請求項之前言（preamble）中，如今只是把結構特徵寫在請求項之主體（body）中，並無不可，該請求項所涵蓋的部分已經很清楚且從該請求項之用語係可以很清楚地判定侵權的時點。從以上看來，方法項中包含有用以執行方法之結構限定條件並不一定會造成不明確，甚至將這種結構限定條件寫在請求項之主體（body）中也不會不明確；反之，除非請求項係模糊到無法理解且無法限縮解釋時，才會被認為是不明確。不過，為避免產生這樣的爭議，比較好的做法還是將裝置部份寫在請求項的前言為妥。
肆. 法規允許「裝置」包含「與其搭配的『另一裝置』之『執行步驟』」
「專利要有效，其請求項必須明確!」
For a patent to be valid, its claims must be ‘definite’.
為使專利保護範圍的界線能為公眾所清楚明瞭，美國專利法第112條第二段嚴格規定：「請求項應以單項或多項請求項『特別指明（particularly pointing out）』並『可區分地請求（distinctly claiming）』申請人所認為的該發明之主題標的」。界定不明確的請求項是沒有資格被獲准的；即使僥倖獲准了，該請求項在法院上仍是會因界定不明確而被判無效！
＜案例五＞：HTC corp v. IPcom GMBH& Co., KG, No. 2011-1004
概述：地方法院判定德國IPCom的美國第6,879,830號專利無效，因此宏達電（HTC）的手機產品無侵犯該專利，其理由是專利權項不符合明確性之要求，因為其在單一請求項中同時請求「裝置」及「方法步驟」（如下述）。然而，在IPCom上訴後， CAFC於2012年1月30日駁回地方法院有關不明確之判決，反而認為係爭請求項「沒有不明確」。茲舉其中代表性之請求項如下：
1. A mobile station for use with a network including a first base station and a second base station that achieves a handover from the first base station to the second base station by:
storing link data for a link in a first base station,
holding in reserve for the link resources of the first base station, and
when the link is to be handed over to the second base station:
initially maintaining a storage of the link data in the first base station,
initially causing the resources of the first base station to remain held in reserve, and
at a later timepoint determined by a fixed period of time predefined at a beginning of the handover, deleting the link data from the first base station and freeing up the resources of the first base station, the mobile station comprising:
an arrangement for reactivating the link with the first base station if the handover is unsuccessful.
系爭專利主要係關於一種行動電話網路訊號交接（Hand over）的技術，讓行動電話的使用者在一車輛行進於不同基地台的訊號涵蓋領域時，降低行動電話的通信被中斷的可能性。乍看之下，上述請求項的請求標的是移動電台（mobile station）（裝置），但請求項之主體卻是涉及多個「方法步驟」（包括storing, holding, etc.）。因此，地方法院基於先前所述＜案例二＞：IPXL Holdings, LLC v. Amazon.com, Inc,之判決，認為該請求項同時主張了「裝置」及「方法步驟」是不明確的。
CAFC認為地方法院係錯誤解釋該請求項文字的涵意，導致錯誤引用判例並做出不當判決。根據CAFC之重新詮釋，請求項主體中之「方法步驟」僅是用以界定前言中所述之網路（network），而不是界定該移動電台（mobile station）。請求項之前言及該些方法步驟僅是單純地界定「網路環境」。該移動電台（mobile station）真正所包含之結構元件僅僅是最後一段利用功能手段用語所界定之裝置（an arrangement for reactivating…）。經過這樣巧妙解讀下，CAFC引述先前所述之＜案例四＞：Microprocessor Enhancement Corp. v. Texas Instruments Inc.之解釋，認為兩案例的請求項寫法相當類似，都是採用前言中的前言格式（“preamble-within-a-preamble” format），雖然這樣有別於傳統格式，但其創新手法仍清楚告知大眾侵權發生的時點，因此無不明確之問題。
從另一角度觀之，該網路（the network）出現的位置離該些方法步驟的位置太遠，兩者之間除了network這個元件，還有其它元件（例如：mobile station, first base station, second base station），在這種情形之下，是有可能讓人產生誤解而認同地方法院的判決。對此，較佳的做法是避免太冗長的陳述，並且清楚地表明哪些陳述是用來界定哪個元件。
伍. 「製造方法」可用以定義其「產物」（Product-by-Process），但不構成請求項之限定
根據審查基準（MPEP 2173.05(p)），法規允許請求製造方法界定之產物（product-by-process），但不允許單一請求項同時請求「產物」及「製造方法」。此外，審查基準（MPEP 2113）更進一步表明：「製造方法界定物之請求項並非侷限於所述步驟的操作方式，而是侷限於這些步驟所隱含的結構中。」換句話說，雖然產物請求項是由製法所界定，但是其專利性係基於產物本身，而不在其製造方法。因此，若提出不同的方法來製造某已知產品，此製造方法或許可被給予專利，但是產品本身若未因該方法而產生不同於習知產品的結構將不予專利。換言之，一旦審查委員找到在結構上與發明是實質相同的習知產品，即便是用不同的方法製造，仍將不予專利，除非申請人能指出由該不同方法所製造出來的產品在結構上有足以區隔該習知產品的差異點。
值得注意的例外情形是，MPEP 2113指出：在評估專利性時，若產品只能透過某特定製法才能產生，或是某製作步驟（例如：焊接（welded）、混合（intermixed）、壓配合（press-fitted）、蝕刻（etched）等）被預知能夠賦予最終產物有區別性的結構特徵時，這些步驟之描述即能被解釋為結構性特徵，其專利性仍需被考量。這樣的規定多少權衡了實務上的一些請求項界定或認定之難題。
無論如何，此類製造方法界定物之請求項的專利性仍在於產品本身，因此若其中缺乏具體描述，較難取得專利。而在另一方面，雖然製法界定產物請求項之專利性係基於產物本身，而不在其製造方法；然而，在判斷侵權時雖然法院仍有爭議，但仍需顧及並考量CAFC在2009年5月全院聯席會議對Abbott v. Sandoz乙案的最後判決來規劃專利範圍，該判決指出：「製法界定產物請求項的製法用語，在判斷侵權時，必須被視為限制條件」。
陸. 小結
從上述案例可知，有些專利撰稿者會了貪圖一時方便而試圖用簡單的方法步驟或功能步驟來界定裝置請求項，因而造成該請求項若入不明確之爭議。諷刺地，審查基準MPEP 2106 IV. B.提到混合功能步驟之裝置請求項看似矛盾，但判斷其歸屬何種發明類型應不致於產生問題，除此之外審查基準鮮少提及或教導如何判定單一請求項是否同時包含兩種發明類別。因此，若不適格或是不明確之請求項沒有在申請過程中被審查委員指出而加以更正，該請求項之問題未來仍可能在法院上被挑起，導致專利無效，那不僅是始料未及更是無法挽回，故建議盡量採用結構性特徵來界定裝置請求項，以免產生不適合或不明確之爭議。
此外，法院解讀專利範圍之原則是不輕易放過請求項中每個字句所加諸請求項之限定。換句話說，審查過程中不被視為限定條件之特徵，在法院仍可能被視為限定條件，申請人不可輕忽。因此，在架構專利保護範圍時應盡量避免不必要或是可能具爭議之描述，以免日後途增不必要的限定或麻煩。若有特定情況而非使用方法步驟（或功能用語）來界定不可時，撰寫者必需反覆思考，所加入的方法步驟是否為「裝置意圖被使用之方法」或「使用該裝置之使用步驟」，尤需注意的是，「哪些方法步驟是用來界定哪個元件」必需撰寫清楚，以避免專利範圍被錯誤解讀。
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