專利法所定義的馬庫西權利要求是在一項權利要求中限定多個並列的可選擇要素的權利要求。在化學領域中，同系物、同族原子、同分異構體等通常可以歸為同一類，同一類的化合物通常具有相同/近似的化學屬性。在化學領域中，馬庫西權利要求這種獨特的撰寫方式，能夠使得申請人利用化學通式的形式來概括大量具有相似結構和性質的具體化合物，從而獲得廣泛的保護範圍。 2017年4月1日施行的新專利審查指南第四部分第三章第4.6.2節中規定：「修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的更正」。同時規定「技術方案的刪除是指從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案」，但卻未就何種情況歸屬於上述規定作出更為具體的闡述，這給化學領域中的馬庫西權利要求的修改帶來問題和爭議。 雖然馬庫西權利要求能獲得廣泛的保護範圍而具有舉足輕重的地位，然而高度概括性的描述和廣泛的保護範圍也同樣給馬庫西權利要求帶來較大的無效風險。在無效程序中，專利權人能否對馬庫西權利要求中的可選擇要素進行刪除式修改，在理論界及實務界普遍存在爭議。一種觀點認為，馬庫西權利要求屬於整體技術方案，只能整體刪除而不能選擇性刪除可選擇要素（下文稱為整體技術方案觀點）；另一種觀點認為，馬庫西權利要求的可選擇要素屬於並列技術方案，因而適用技術方案的刪除方式，即可從同一權利要求中並列的兩種以上可選擇要素中刪除一種或者一種以上（下文稱為並列技術方案觀點）。 在一實際案例中，專利複審委員會和一審法院1傾向於「整體技術方案觀點」 ，而北京市高級人民法院傾向於「並列技術方案觀點」，由於在整個無效宣告及其後續行政救濟程序中，審判機關的觀點衝突，爭議巨大，導致許多案件的審判結果多次反復，無形中增加了當事人的訴訟負擔和成本。
2017年12月，最高人民法院經過反復斟酌和調研，歷時三年終於在再審案件「(2016)最高法行再第41號」案中明確了無效案件中對馬庫西權利要求的修改標準，由此結束了長達十餘年的爭議，解決了各審判機關觀點不統一導致案件陷入曠日持久的司法程序的重大難題。
最高法行再41號判決指出：「鑒於化學發明創造的特殊性，同時考慮到在馬庫西權利要求撰寫之初，專利申請人為了獲得最大的權利保護範圍就有機會將所有結構方式盡可能寫入一項權利要求，因此在無效階段對馬庫西權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫西權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。
如果允許專利申請人或專利權人刪除任一變數的任一選項，即使該刪除使得權利要求保護範圍縮小，不會損傷社會公眾的權益，但是由於是否因此會產生新的權利保護範圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩定的預期，也不利於維護專利確權制度穩定。 」
通過最高人民法院的上述判決，明確了在無效過程中，通常不允許刪除馬庫西式權利要求中的一個或多個變數。當然在理論層面的探討和爭議不會隨著司法判決而銷聲匿跡，但該判決對統一司法審判標準具有重要的意義，給申請人/專利權人帶來較為統一的法律行為後果預期。
另外，無效過程中不允許修改的原則，將對馬庫西權利要求的撰寫提出更嚴格要求。由於馬庫西式權利要求在化學領域，尤其是醫藥領域中比較普遍，更應該充分引起專利代理人的重視。
因此，未來聚焦馬庫西權利要求的撰寫，建議充分利用從屬權利要求，撰寫多個層次的保護範圍，故而在無效程序中，當獨立權利要求無法修改的情況下，可以利用從屬權利要求來構建多重防線；再者，可以將說明書中所公開的具體化合物撰寫為從屬權利要求。這樣，即使因馬庫西權利要求因無法修改而被無效，具體化合物仍然可以得到保護。如有可能，說明書中應公開盡可能多的具體化合物及其實驗資料，這樣一來可以支援更大的保護範圍，二來可以隱藏申請人真正要保護的具體化合物。
1一審法院包括北京市第一中級人民法院和北京智慧財產權法院，現專利複審及無效行政訴訟均改為由北京智慧財產權法院管轄。
本文整理自北京三友Newsletter 2018年第4期
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