
Masterpiece及Alavida Lifestyle(簡稱:Alavida)兩家公司都從事於與養老院有關之產業。 Masterpiece公司在未向加拿大商標局申請註冊的情況下,自2001年起就開始使用含有「 Masterpiece」及「Masterpiece living」的商標。之後,Alavida公司於2005年12月1日以基於「意圖使用」的基礎向商標局申請註冊「Masterpiece Living」之商標,並在無異議的情況下獲准註冊。
背景
Masterpiece及Alavida Lifestyle(簡稱:Alavida)兩家公司都從事於與養老院有關之產業。 Masterpiece公司在未向加拿大商標局申請註冊的情況下,自2001年起就開始使用含有「 Masterpiece」及「Masterpiece living」的商標。之後,Alavida公司於2005年12月1日以基於「意圖使用」的基礎向商標局申請註冊「Masterpiece Living」之商標,並在無異議的情況下獲准註冊。隔年,當Masterpiece公司向商標局申請註冊 「Masterpiece」及「Masterpiece Living」時,卻被審查委員以近似於Alavida公司先前註冊的「Masterpiece Living」,而予以駁回。為捍衛自身權利,Masterpiece公司指控Alavida公司的商標有混淆之虞,並向聯邦法院提出撤銷(expunge)其商標。 然而,聯邦法院[1]駁回Masterpiece公司的請求。Masterpiece公司隨即向最高法院提出上訴。
最高法院判決及理由
最高法院最後判定上訴成立,認為Alavida公司的商標「MASTERPIECE LIVING」與Masterpiece公司的「MASTERPIECE」及「MASTERPIECE THE ART OF LIVING」近似,應予撤銷。
此判決中,法官特別針對幾項商標審查的重點,做進一步的說明:
1.商標的使用程度
聯邦法院之法官認為Masterpiece於2001-2005年期間,並未廣泛使用其「Masterpiece」商標,且其所提出的相關證據亦不夠充足。雖然該法官有提到這樣的使用已算是「某程度的使用(some use)」,但最終還是判定兩造商標並無混淆之虞。然而,本案進到最高法院時,法官認為「某程度的使用(some use)」足以構成兩造商標混淆。法官進一步解釋「判定一個註冊及未註冊商標是否構成混淆」與「商標使用地點」兩件事不能混為一談,無論是判定商標是否侵權、商標權的歸屬或商標是否構成混淆等,其判決的前提是去推定該商標是否有在加拿大境內使用,凡是在加拿大境內使用,不管所在地域,即已構成商標使用要件。
2.商標註冊之保護範圍
最高法院更提到在分析商標是否構成混淆時,不僅要看商標實際使用的情形,同時也必須考量註冊商標所賦予的權利。本案在聯邦法院審理時,聯邦法官認為Alavida公司係以標語方式呈現「MASTERPIECE LIVING」與其企業形象做搭配,而這樣的使用方式並不會造成商標混淆。然而,最高法院的法官並不認同這樣的解釋,並強調問題的關鍵只在於商標因註冊所賦予被告(Alavida公司)的權利,而非被告當下的行為。
法官更指出Alavida可以任意變更它商標的大小或字體,甚至其顏色,卻仍依舊因註冊而保有其商標專用權。相反的,若商標是基於先使用而取得商標權的,就不見得能享有相同的權利。
3.商品/服務價位的高低不能取代「第一印象」之測試
聯邦法官表示在分析商標是否構成混淆時,必須考量當消費者在匆促的情況下,對該商標的第一印象。然而,針對高價位商品或服務時,消費者通常會比較謹慎,不會在沒有看清楚商標時,就倉促的購買該項商品或服務。因此,聯邦法官認為兩造商標不近似。然而,最高法院法官明確表示判斷商標是否構成混淆的要素著重於外觀(resemblance),而非該商品的價格。
4.專家證據
最高法院另針對雙方提出的專家證據提供進一步的見解。法官認為專家證據不僅對本案沒有幫助,反而模糊本案焦點。除非審理的內容已跨出法官的專業領域,否則不應該准予當事人提交對案件無幫助的證據。
結語
在一些雙軌制的國家[2],因為只要能證明有使用商標的事實,就可以取得商標權,所以,有些人會誤以為根本不需要花錢去申請註冊。然而,經由「註冊」而取得商標權的商標,與經由「使用」而取得商標權的商標相比,在排除他人侵害商標權這方面固為一致,然而在「商標使用」上,後者所受到限制比較多。例如,從上述判決中,可以觀察到前者在使用上可以作點小變化(例如字體或顏色),但後者就沒有這樣的權利。因此,一般還是建議以申請註冊的管道取得商標權會比較有保障。
[1]加拿大聯邦法院係由加拿大聯邦法院由審判庭和聯邦上訴法院組成。聯邦上訴法院由一名首席法官和十名其他法官組成,審判庭由一名副首席法官和十三名其它法官組成。
[2] 採使用主義的國家,例如美國及加拿大,其商標權的取得管道通常有二,一是經由申請註冊(依商標法),另一是經由使用(依民法)。
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