（功學社教育用品vs.經濟部智慧財產局，智財法院 2010）
裁判字號： 99,行專訴,57
判決日期：2010/10/11
爭議標的：專利舉發
一、案件背景
臺灣真珠樂器公司(參加人)於民國94年6 月28日以「樂器、樂器組件之製備」向被告智財局申請發明專利，經被告審查准予發明第I283399 號專利證書（下稱系爭專利）。之後原告功學社教育用品提出相關證據，對之提起舉發。臺灣真珠樂器公司於98年3月17日提出限縮專利範圍的系爭專利更正本，經被告審查准予更正。原告後來又依該更正內容，於98年4月21日提出舉發補充理由，其理由大致認為系爭專利更正本之第1至7項的方法項係顯而易知且說明書揭露不明確等，故根據該第1至7項任一項的方法所製造出來的第8及9項產品項也同樣不具專利性。案經被告審查為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向智財法院提起行政訴訟。
今在此只討論第8-9項之適格性，故僅列式其內容如下：
二、智財法院之心證
法院對於被告主張系爭專利第8及9項不具專利性，根據專利審查基準第一章第3.5.2節,作出以下說明：經查，系爭專利申請專利範圍第8項係揭示一種樂器、樂器組件，其係由請求項1至7任一項製備方法所製造。惟系爭專利申請專利範圍第8 項、第9 項所請之樂器、樂器組件，既屬習見且可以說明其結構特徵之物品，自非以其製造方法以外之技術特徵所無法充分界定者，詎系爭專利申請專利範圍第8 、9 項卻以製造方法界定物之發明，所請專利範圍自「不符申請專利範圍之記載原則」。此外，又依據說明書揭露內容可知，系爭專利所製得之樂器乃習知之金屬或合金樂器，相較於先前技術並無特定結構或材質之限制，此與先前技術所揭露之物實屬相同或顯能輕易完成者，故請求項8自不得予以專利。至請求項9乃請求項8之附屬項，除包含請求項8 所有技術特徵外，另進一步限定所請範圍包含了管樂器；惟請求項8 既不得准予專利，已如前述，則請求項9 亦不得准予專利。
三、結論
對於物之發明，若以其製造方法以外之技術特徵無法充分界定申請專利範圍時，始得以製造方法界定物之發明。
以製造方法界定物之申請專利範圍，其申請專利之發明應為申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即以製造方法界定物之申請專利範圍，其是否具備專利要件並非由製造方法決定。
若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同或屬能輕易完成者，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項仍不得予以專利。
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