本件原告以系爭專利有違核准時專利法第98條第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經本局審查作成「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。
查原告舉發時，係以證據2（日本特開平第9-55155 號「切替器」專利案），及申請在先、公告在後之證據3（我國第90203771號「用於電腦周邊裝置之外接式中繼盒」新型專利案），主張系爭專利有違審定時專利法（90年10月24日修正公布）第98條第2項進步性規定提起舉發。經本局審查認為證據2尚無法證明系爭專利不具進步性；證據3非屬系爭專利申請日之前既有之技術、知識，無法據以主張系爭專利不具進步性，亦無法與證據2組合以證明系爭專利不具進步性，爰審定舉發不成立。
嗣於提起本件行政訴訟時，原告以證據3主張系爭專利有擬制喪失新穎性問題，且以證據2、「證據2及系爭專利自承之先前技術之組合」，主張系爭專利不具進步性。並主張依智慧財產案件審理法第33條第1項及智慧財產案件審理細則第40條第1項前段規定，應將「系爭專利之先前技術」納入審酌範圍。
原告前揭主張經智慧財產法院審理後略謂：
一、按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之（同法第105條準用第72條第4項規定參照）。又智慧財產案件審理法第33條第1項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」始得提出。
二、原告前以2項引證案（一為西元1997年2月25日公開之日本特開平第9-55155號「切替器」專利案，即證據2，二為民國90年3月14日申請、92年6月21日公告之第90203771號「用於電腦周邊裝置之外接式中繼盒」新型專利案，即證據3），主張系爭專利有違審定時專利法（90年10月24日修正公布）第98條第2項規定提起舉發。嗣於提起本件行政訴訟時，原告以證據3主張系爭專利有擬制喪失新穎性問題，且以證據2、「證據2及系爭專利自承之先前技術之組合」，主張系爭專利不具進步性。
三、原告於本件行政訴訟所提擬制喪失新穎性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無前揭規定之適用，故原告不得再提出關於擬制喪失新穎性之撤銷理由。而原告就進步性之同一撤銷理由，除原來之證據2外，另於本件訴訟中提出證據2及系爭專利自承之先前技術之組合為其證據，此屬就同一撤銷理由所提出之新證據，本院自應予以審酌。
相關檔案：97行專訴64號
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