撰稿：曾景晃 智權部經理
日本登山用品品牌雪諾必克(Snow Peak)的HOME&CAMP卡式瓦斯爐(如上 圖)，收合後不佔空間而方便收納與攜帶，廣獲露營愛好者的好評。然而，這樣好用 的收、展功能，竟被指控侵害我國M577103 新型專利。事實真相究竟如何?甫於今 年7月出爐的二審判決(智商法院109年度民專上字第49號)已見分曉。
本件專利訴訟始於去年由原告(專利 權人)品甫有限公司就其M577103號新 型專利所提起的109年度民專訴字第25號 案。面對專利侵害指控，被告日商雪諾必 克股份有限公司台灣分公司，抗辯其所生 產販賣的系爭產品未落入系爭專利之文義 範圍與均等範圍，並主張系爭專利不具新 穎性及進步性而有應撤銷之事由。除了前述常見的專利防禦手段之外， 被告還依據專利法第59條第1項第3款主 張系爭專利權效力不及於系爭產品。
本件訴訟一審判決指出，系爭產品未 落入系爭專利文義範圍，但落入系爭專利 請求項1及2的均等範圍而構成專利侵害。 然而，針對專利權效力不及的部分，法院 則認同被告主張，系爭產品有專利法第59 條第1項第3款之適用，為系爭專利權效力 所不及。究竟被告是如何爭取到系爭產品 有上揭法條適用而避免掉專利權人所主張 之100 萬元的損害賠償呢?
依專利法第59條第1項第3款規定， 被告需證明在系爭專利申請前，其生產販 賣的系爭產品已在我國國內實施或完成必 要之準備。因此，僅憑被告日本總公司在 東京流通中心舉辦的商品展示會的系爭產 品海報及會場相片、系爭產品型錄及介紹 系爭產品的網路資料，僅足以讓法院認定 在系爭專利申請日之前，被告日本總公司 已在日本展示並發行型錄販賣系爭產品， 尚不足以讓系爭產品有上揭規定之適用。針此，被告尚提交其總公司在系爭 專利申請日之前，以電子郵件寄2019 新商品訂單給臺灣吉普賽等 8 家經銷商， 該電子郵件及其附件中載有系爭產品照 片、規格、建議售價⋯⋯等資訊。除此之 外，被告亦以發票、航運裝箱單等資料 證明被告在系爭專利申請日前即已進口 系爭產品到臺灣。再者，被告尚曾在臺 灣舉辦「Snow Peak Way Premium 2018 in 武陵農場」之活動，此有活動 相片及相關網路資料可稽。於是，法院 即根據前述證據資料，認定系爭產品在 系爭專利申請前就已經在國內為販賣之 要約或為上述目的而進口系爭產品之實 施行為，有專利法第59條第1項第3款之 適用，為系爭專利權效力所不及。
雖然專利權人在上訴二審階段，主 張上述電子郵件非為真正，然而，經過 法院函詢上述經銷商，其均稱有收到上 述電子郵件及其附件，故二審法院仍維 持一審見解，認定被告在系爭專利申請 日前，就系爭產品在我國國內已有為販 賣之要約之行為。此外，專利權人復爭執被告於2018 年12月3日自日本進口之系爭產品數量 僅為1 個，是否有在上述武陵農中使用， 要非無疑等語。但二審法院認為，被告 在上述武陵農場活動中展示並介紹系爭 產品時，系爭產品之技術內容已處於 「為不特定第三人得以知悉其結構」之狀態，且活動參加者「Mike Wang 」 又透過臉書將活動內容分享予不特定第 三人，已使系爭產品相關技術特徵處於 能為公眾得知之狀態，故未採專利權人 前述主張。至於系爭專利是否不具新穎性與進 步性等爭點，一、二審法院均未審究， 惟據查證，系爭專利在今年3月已被舉發 目前仍在審查中。根據上述法院見解，系爭產品既落 入系爭專利均等範圍，則上述那些用於 證明系爭產品有專利法第59條第1項第3 款之適用的證據，咸信應有利於證明系 爭專利不具進步性。
在這個案例中，我們注意到系爭產 品的結構與功能都相當不錯而應具專利 要件。但被告似疏於為自己研發的產品 申請專利保護，以致於面臨專利侵害指 控時，不但無法及時提出相關專利資料 作為防禦，反而需要費力去蒐集訂單資 料、活動資料及網路資料來證明自己首 先創作的原創產品不是抄襲，這當中的 風險是，萬一資料蒐集不足，將反吃悶 虧，不能不慎。例如，在108年民專上 字第23號中的被告雖在上訴二審階段企 圖主張專利權效力不及，但因為舉證不 足而未能主張成功。可見，儘速為新開 發或改良的產品申請專利，是很重要的 事情，這不但能積極保護自己的智慧財 產權免受侵害，也能消極地保護自己的產品免於被後進者控訴專利侵害成立。 此外，在專利侵害的攻防中，雖然 法院認定系爭產品落入系爭專利的均等範 圍，但此時被告同樣可利用上述證據，主 張系爭產品適用先前技術阻卻，不適用均等論，以爭取系爭產品不構成均等侵權。 不過，被告並沒有做這樣的主張，或許被 告認為既已主張專利權效力不及，就不需 再主張先前技術阻卻。
附記:
專利法第59條第1項明列7種專利權 效力不及的情形，較常為被告所主張者即 第3款申請前已在國內實施或已完成必須 之準備者，從108年至今共有7件，4件 主張失敗，3件主張成功:
智財法院109年民專訴字第26號(失敗)
智財法院108年民專上字第 24號(失敗)
智財法院108 年民專訴字第65(失敗)
智財法院108年民專上字第23號(失敗)
智商法院109年度民專上字第49號(成功)
智財法院108年民專訴字第81號(成功)
臺南地院108年智字第10號(成功)
另外尚有2件成功主張第6款之權利 耗盡者(智商法院109年民專訴字第67 號及智財法院108年民專訴字第99號)， 以及1件成功主張第2款之為研究或實驗 而實施者(智財法院108年民專訴字第 38號)。
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