本件原告之系爭專利遭參加人以其違反核准時專利法（90年法）第20條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發，原告隨即提出申請專利範圍更正本，案經智財局審查准予更正，並依更正本作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂提起本件行政訴訟。
查智財局審查理由認為：依引證案之證據一之第3圖所揭示…相較於系爭專利申請專利範圍第1項，其所載之技術內容與證據一實質相同，兩者於外觀、形狀、空間型態上雖稍有差異，惟縱如原告於起訴理由所稱黏著物之佈置區域、遮蓋之限制形狀及黏著物種類不同於證據一，上揭特徵不同於第1項，然不論是在銲墊之銜接處之外圍，或銜接處上，皆可為引證案之證據一之揭示可直接推導，故證據一可證明系爭專利第1項為申請前已見於刊物或公開使用。又審查進步性之有無，係以無不具新穎性為前提，系爭專利既有不具新穎性之情事，自無再審究進步性之必要。
案經智慧財產法院審理後指出：
一、參加人即舉發人雖主張可將證據一之第三圖反轉而與系爭專利比對，惟證據一之構裝方式係晶片承載基板位於上蓋，而下方則為接腳佈設基板，與系爭專利之晶片及接腳皆位於下方之承載體，其上方僅純為封閉容室開口遮蓋之構造並不相同，且因構造不同，兩者之製程亦不相同。況就系爭專利與證據一之實質技術內容互為比對，系爭專利申請專利範圍第1項與證據一仍有以下不同…。證據一並無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。
二、被告於原審定理由及答辯理由中，顯然亦同意系爭專利之構造與證據一不同，足見系爭專利是否不具新穎性，已有可疑之處，而被告僅以可直接推導一詞，即認為兩者不同處可以因此銜接，恐未詳細審酌兩案之構裝方法及技術特徵不同處，蓋對於新穎性之判斷，向來採嚴格之審核標準，倘不同專利彼此間確有不同處，對於究竟透過如何推導，可認為兩者相同或實質相同，尚難僅以一語帶過，即認為已盡說明之責。本件被告既不否認系爭專利申請專利範圍第1項與證據一之間確有不同，卻認為系爭專利不具新穎性，而對於如何可自證據一直接推導至系爭專利，致其間之差異不復存在，未見被告說明，其所為答辯，自非可採。而系爭專利申請專利範圍第1項既非不具新穎性，被告以系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性為由，撤銷系爭專利，自有未洽。
相關檔案：智慧財產法院97年度行專訴字第49號判決
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