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【台灣】智慧局降低更正審查門檻

作家相片: 長曜長曜

【台灣】智慧局降低更正審查門檻

根據民國100年4月19日經授智字第10020030441號函,自100年5月1日起,『專利審查基準第二篇第六章「2.更正」』的修正開始生效。本次修正的重點有:


1. 放寬更正事項之判斷基準。

2. 放寬實質變更申請專利範圍之判斷基準。

現行基準對於二段式撰寫形式之請求項的更正,只允許將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分。在本次修正中進一進一步允許:

(1) 將二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段,或

(2) 將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式,或

(3) 將二段式撰寫形式請求項之前言部分的一部分改載入特徵部分。

再者,於現行基準中,對於將發明說明或圖式中的部份內容引進申請專利範圍之更正,僅允許將屬於更正前申請專利範圍所載技術特徵(例如結合元件)的下位概念技術特徵(例如螺絲) 引進更正後申請專利範圍中。在本次修正中,進一步允許:

(1) 引用說明書或圖式中的內容,對更正前申請專利範圍所載技術特徵作進一步的限定。例如,更正前的請求項中雖只提到元件A,但說明書中有說明「元件A由元件a1及元件a2組成」,則可將元件a1及元件a2引進更正後的該請求項中對該A元件作進一步的限定。然而,如果引進元件a1及元件a2之後,會導致改變更正前所說明的產業利用領域或所欲解決之問題,則不允許更正。

(2) 將請求項中原本以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵,更正為發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作。

需要注意的是,將「非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵(或進一步界定之技術特徵)」引進更正後請求項,屬於實質擴大專利範圍。例如,在發明說明或圖式中雖有記載一裝置由A+B或A+B+C所組成,然而,若在獨立請求項只界定A+B,沒有任何附屬項界定到C,則不得將請求項更正為A+B+C。茲舉具體例子如下:

請參照圖一,原專利申請範圍記載:「一種風扇框架,包括一第一框架(31)及一第二框架(32)…。」,一轉子(37)為發明說明或圖式所揭露之技術特徵。更正後,申請專利範圍改寫為「一種風扇框架,包括一第一框架(31)、一第二框架(32)及一轉子(37)…」。由於「轉子37」非屬原申請專利範圍所載之任一技術特徵的下位技術特徵(或進一步界定之技術特徵),因此,將不准予更正。

儘管智慧局已如上述降低更正門檻,然而,相對於美國的更正審查,仍嫌嚴謹,專利權人在面對他人挑戰其專利權而需要限縮其專利範圍時,仍受到很大的限制。在很多案例當中,有的請求項只要引入說明書及圖式中所揭露某些技術特徵,就可以免於被撤銷,且尚能使仿冒品落入其限縮後的專利範圍內,然而,這些請求項往往因為所引入的技術特徵沒有寫在在其附屬項中,以致於如圖一所示範例而不准予更正,最後導致被撤銷而無法對仿冒者求償。因此,希望未來能比照美國那樣,進一步允許圖一所示範例中的更正情形(即只要說明書及圖式有支持即可),以更完整地保障專利權人的辛辛苦苦的研發結晶。

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