撰稿：曾景晃 智權部經理
根據官方統計，我國去年專利申請總件數達80,494件，包括發明47,442件、新型25,832件、新式樣7,220件。在這２萬多件的新型專利申請案中，外國人僅申請915件，本國人則申請了24,917件，幾乎囊括了所有的新型專利申請總數，這個數量還略超過本國人申請發明專利的總數（22,905件）。由此可知，我國發明人對於專利申請，仍習慣選擇申請新型。之所以會習慣選擇申請新型專利，主要是依據以下幾點理由：
１．新型專利比發明專利更容易核准。
２．新型專利的核准速度比發明專利快。
３．新型專利的申請費用比發明專利便宜。
４．機構上的改良，不能申請發明，只能申請新型。
然而，這樣的選擇究竟是否正確？新型專利對申請人的保障足夠嗎？如果答案都是肯定的，那麼為何外國人在申請專利時，總是捨申請費用較低的新型而就申請費用較高的發明呢？本文試從幾個面向來探討這項議題。
如一般所知的，發明專利必需通過嚴格的實體審查才能取得發明專利證書。所謂的實體審查主要是指審查一專利申請案是否跟在先專利案重覆（即新穎性要件）？是否為「所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者」（即進步性要件）？符合前述要件的，才能核准給予保護。然而，新型專利卻不需進行實體審查，只要通過簡單的形式審查就可以取得新型專利證書。因此，新型專利幾乎可謂保證必准，而發明專利則常見被以各種理由核駁。
為了彌補新型專利權之容易取得所帶來的濫訴問題，我國現行專利法對新型專利權的行使設下一道門檻，即專利法104、105條規定[1]。這些規定相當於是要求（或建議）新型專利權人在對他人主張權利之前，應先向智慧財產局申請「新型技術報告」。一旦啟動這項申請，智慧財產局會對新型專利的內容進行新穎性、進步性等專利要件的實體審查，並且將審查結果以代碼方式記載於「新型技術報告」中。當審查結果顯示該新型專利不具新穎性或進步性時，即相當於是核駁該新型專利的意思，反之，即相當於核准該新型專利的意思（可謂實質上的核准）。與「新型技術報告」同樣或類似性質的制度，在其它國家也有，例如中國的專利權評估報告，日本的實用新案技術評價書，法國的新穎性調查報告等。由此可見，無論哪個國家，新型專利其實跟發明專利一樣，最終仍必需通過新穎性及進步性的考驗。
如果只是著眼於取得專利證書的觀點來比較發明跟新型，則新型的確具有容易核准、核准速度快及費用低廉等優點，然而，一旦將新穎性及進步性等實體要件考量進去，即不盡然如此。在我國現行專利法中，發明跟新型的新穎性規定是完全相同的，而進步性之規定則幾乎一樣，僅一字之差，即發明之進步性規定謂：「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術『所能』輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」，而新型之進步規定則謂「新型雖無第一項所列情事，…『顯能』輕易完成時…」。其中，「所能」與「顯能」兩者從字義來看固有程度上的差別，然而對於審查委員而言，咸信其於審查案件時大概不會去注意到這個小小差別，因此，發明與新型在通過進步性審查上的難易程度大致是相同的。總而言之，站在是否符合新穎性與進步性的觀點來看，新型專利與發明專利兩者在核准難易程度上其實是沒有明顯的差別。
台灣的新型專利從申請到取得專利證書大約需要４個月，從提出申請到獲得「新型技術報告」大約需要６個月，前後加起雖然不超過１年，然而，要申請到一份令人滿意的「新型技術報告」可能還需要經過答覆審意見，有時甚至要修改專利範圍之後再申請「新型技術報告」，把這些程序所花的時間都算進去的話，可能長達１年到１年半，這大約跟申請取得發明專利的時間相差 不多。通常委託申請一件新型專利大約需要花費台幣25,000元，發明專利則需花費台幣35,000，兩者雖相差有10,000元之譜，然而，如果將上述申請新型技術告的費用(約台幣8,000元)也算進去的話，發明跟新型專利的申請費用其實是相差無幾。
至於「機構上的改良，不能申請發明，只能申請新型」其實是早期專利法設計不當所衍生的一種誤解。民國九十二年之前的專利法將發明專利定義為「高度創作」，將新型專利定義為「創作或改良」，使得我國發明人長期認為只有「電子、電腦、生化等高科技產品」才能申請發明，至於日常用品、五金零件、機器改良等機構上的創作或改良，只能申請新型，不能申請發明。所以，很多跟機構有關的創作都很自然地申請新型專利，即使它跟過去相比是很特別的。這一點可以從民國九十一年的專利申請量統計得到印證。在當時，本國人申請發明專利僅9,638件，但新型專利的申請量卻高達20,692件，這跟當時的外國人的申請習慣幾乎是相反的。所幸在民國九十二年修法之後，已將發明跟新型都稱為創作，所謂「高度創作」不再是申請發明專利的門檻，所以，只要是不同於習知技術的功能性設計，都可以選擇申請發明或新型專利。從而，本國人申請發明專利的數量即逐年提昇，以至現今每年高達２萬多件的規模。儘管如此，據筆者所知，目前還是有滿多的中小企業及個體發明人仍存留「機構上的改良，不能申請發明，只能申請新型」這種錯誤的舊思維，此尚待導正。
從上面說明可知，當著眼於符合實體專利要件的觀點來比較發明跟新型專利時，上述幾點有關新型專利的優勢即不復存在，非但如此，若進一步根據隨後幾個理由來判斷，則申請新型專利其實不算是好的選擇。首先，新型專利未經實體審查一事，即暗藏著一紙新型專利證書很有可能在日後被撤銷的危機。相對於此，經由實體審查而核准的發明專利即明顯較不容易被撤銷，這一點亦可由99年智慧財產權法院所審理的專利舉發案件中得到證實。從智慧財產權法院民國99年的判決統計中可以看到，新型專利被舉發撤銷的比例高達74.63%，這表示面臨被撤銷威脅的新型專利中有高達約７成５無法通過新穎性、進步性等專利要件的實體審查而被撤銷，只有約２成５的新型專利可以維持住其專利權，反觀發明專利，則有約５成會被撤銷。由此可見，新型專利權的穩固性相當的差，未來被撤銷風險極高。
此外，在另一項統計中顯示，智慧財產權法院在民國99年審理發明舉發案件有53件，新型舉發案件則高達78件。這顯示新型專利在日後被他人提起舉發撤銷的機率是高於發明專利，這也是新型不進行實體審查所導致的結果。
再者，發明專利往往是經過一或多次答辯才獲准的，使得其審查時間長達２至３年，有的發明專利為了取得比較大的或是能牽制競手的專利範圍，其審查時間更可能超過５年。因此，專利申請人在發明專利核准公告之前有一段頗長的時間可以觀察市場發展動向，於此期間，專利申請人很可能發現競爭廠商也推出類似產品。如果所發現的類似產品剛好有些不同而未落入申請時所界定的專利範圍時，專利申請人便可藉由答辯的機會來適當地修改其專利範圍，以使該類似產品落入修改後的專利範圍，如此，一旦修改後的專利範圍於日後獲准，專利權人就能輕易地藉由取締仿冒手段將該類似產品排除於市場之外。這個特點是新型專利所沒有的，因為新型專利總是在幾個月內就核准公告，一經公告，其專利範圍就很難再作修改了。
綜上，儘管新型專利可以快速取得專利證書，然而，這也導致其日後容易引起他人提出舉發，且被舉發撤銷的風險也很高，更重要的是，新型專利範圍的修改時機被侷限在很短的時間內，除非一開始就撰寫出相當理想的專利範圍，否則新型專利是較難獲得好的專利範圍。反觀發明專利，不但其專利權較為穩固（被提出撤銷及被撤銷成功的機率均較低），而且在調整專利範圍上的彈性也高於新型專利，另外專利權的保護期間也較長（通常是20年，新型專利一般只有10年）。由此可知，申請發明專利除了其審查時間較長似為其缺點之外，其在各方面的表現均優於新型專利，而審查時間長看似缺點，然其適足提供夠長的時間來測試產品在市場上反應，並供專利申請人俟機擴大或調整專利範圍，就此而言，審查時間長也不見得是一種壞事，像澳洲專利局就似乎不太鼓勵提早審查，相反地認為延後審查將給予發明人更多的時間進行發明的商品化或評估發明的市場價值。
不過，新型專利並非毫無可取，筆者認為當發明的產品市場壽命只有２、３年時，就適合選擇申請新型專利，另外，基於申請補助或廣告宣傳上的需要，也適合選擇申請新型專利，不過較佳是同時也申請發明專利，倘日後發明專利核准，再放棄新型專利（多數國家不允許相同內容的發明專利權與新型專利權並存）。
需提醒的是，如果單獨只申請新型專利，最好在申請前進行比較嚴謹的前案調查，不要因為新型專利容易取得專利證書就將這個步驟省略了。另外，新型專利說明書的品質也應該更嚴格地把關，畢竟新型專利一旦提出申請之後，就沒有多少機會可以調整其專利說明書的內容了。
[1] 台灣專利法第104條「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」第105條規定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。」「前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」
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