撰稿：陳國樟 主持律師
大尾公司是我國註冊商標「BIG Loman」的商標權人，日前發現角頭公司在網路購物平台上販售有「BIG Loman」字樣的服飾，想要主張權利，因此詢問本所下述問題? (1). 因為角頭公司先前曾有仿冒大尾公司其他商標圖樣服飾的紀錄，大尾公司希望追究角頭公司的刑事責任並防止對方繼續侵權，需要先寄發警告信函給角頭公司，然後才能向警察報案或地檢署起訴嗎？ (2). 大尾公司想請網路購物平台公司立即停止販賣的行為，需要先寄發警告信函給購物平台公司，然後才能向法院起訴請求嗎？ (3). 大尾公司不想追究對方刑事責任，只想請角頭公司停止販賣的行為，需要先寄發警告信函給角頭公司，然後才能向法院起訴請求嗎？
前言 許多公司在發現商標、專利等智財權遭到侵權時，對後續如何主張權利的程序並不是很瞭解。最常遇到的問題，就是警告信函與主張權利相互間的程序，諸如是否需要寄發警告信函，警告信函之內容應如何撰寫，是否會影響到向法院提起訴訟等程序?本所將陸續藉由一系列的文章來為大家說明。
壹、警告信函並非行使法律權利之要件 憲法第十六條保障人民訴訟權，係指人民於其權利遭受侵害時，有請求法院救濟之權利。基於有權利即有救濟之原則，人民權利遭受侵害時，必須給予向法院提起訴訟，請求依正當法律程序公平審判，以獲及時有效救濟之機會，此乃訴訟權保障之核心內容。而訴訟救濟應循之審級、程序及相關要件，則由立法機關衡量訴訟案件之種類、性質、訴訟政策目的，以及訴訟制度之功能等因素，以法律為正當合理之規定（釋字第396、512、574、591、653 號解釋）。此外，法律為防止濫行興訟致妨害他人自由，或為避免虛耗國家有限之司法資源，對於告訴或自訴得為合理之限制，惟此種限制應符合憲法第二十三條之比例原則（釋字507）。我國法律就智財權遭受侵害時之救濟方式，並沒有要求必須先向對方發出通知、提出警告或協商，才可以向法院提起訴訟或追究刑事責任。實務上會有事先寄發警告信函的情況，其實是存有其他功能及目的。
貳、警告信函功能之一：立即停止販賣等侵權行為 商標、專利等智財權的特性之一，就是智財權人可以排除他人的使用（排他權），因此當發現疑似侵權情況時，智財權人依照法律是可以提起排除侵害以及要求損害賠償的訴訟，並且可以申請假扣押、假處分及定暫時狀態假處分等保全程序做為暫時性權利救濟。然而這些法院的程序，除了需要負擔法院的訴訟費用、擔保金、律師費用及鑑定費等訴訟成本外，程序上通常曠日廢時，快則2、3個月，慢則長達數年之久，對於現今許多生命週期較短的產品或某些特定市場商機之維持，顯然緩不濟急。此時透過警告信函的寄發，依法要求收信者立即停止對其智慧財產權之侵權行為，即屬簡便有效的方法。 實務上，由於商品銷售種類眾多且樣式繁雜，多數的大賣場、量販店等通路商大多無法對所銷售的商品，通常都無法事先確認是否有侵害智財權的疑慮；即使收到智財權人所寄發的警告信函，由於專利商標等侵權的判斷是非常具有專業性及技術性的，通路商通常都不具備此方面的知識，因此，大多數的通路商在收到警告信函時，通常要求產品供應商去釐清相關的爭議，而在爭議釐清前，會暫時將商品下架或停止販售。因此當智財權人以合法合理的方式寄發警告信函（如何才是合法合理，請參後文--瞭解智財權警告信函系列(二)）予這些通路商時，大多數的廠商都會選擇停止販賣侵權物品。國內曾有研究認為有高達7成的收信者，於收到警告信函後會將該疑似侵權產品下架或斷絕販售，因此，寄發警告信函即可簡單快速達到智財權人維護其智財權的目的，而無須花費大量時間及金錢去進行訴訟。
參、警告信函功能之二：建立溝通的管道 再者商標、專利等智財權作為無體財產權的一種，其保護客體並非有形之物體，而單純屬於法律上抽象存在之概念，與車輛、手機等屬於「有體財產權」之物權並不相同，二者有時並存，有時也不同時存在。因此，有時候對智財權人來說，智財權的價值，並不是透過轉讓或販售其所依附之「有體財產權」，而係透過授權的方式來取得最大的利益。因為有體物的生產製造無論規模、數量有多大，總會有其界限；而透過授權的方式，將可能的競爭廠商變成盟友，把別人的製造工廠變成為自己賺錢的製造廠，方能獲得最大的利益。 透過授權方式來取得智財權的價值，在商標權的情況最為常見，以卡通人物Hello Kitty為例，Hello Kitty是日本的三麗鷗公司於1974年所創作，Hello Kitty產品經由與日本五百多家公司以及海外數百家廠商簽下的授權合約，目前的授權產品除了原本的玩具外，已包含家電、服飾、交通工具、3C用品等等。Hello Kitty的獨特臉蛋目前被印在兩萬兩千多種不同的商品上，並行銷四十餘國。據報導三麗鷗於 2014年營收745.62億日圓（約 206.4億元新台幣），大部分都來自於Hello Kitty，由於其中有一大部分為授權營收，毛利率高達67.8%，堪稱商標授權之成功案例。因此，許多商標權人在發現商標侵權的情況存在，除了希望立即終止侵權行為外，如果不是商標權人主要的商品市場，通常希望藉由授權的方式與侵權行為人協商，除了可將違法變合法，避免同一人日後再有侵權情況發生，還可透過此授權方式持續得到授權金，分享商業利益，而且商標權的價值，隨著被授權人的增加及商品的銷售，又會持續的增加。 在希望授權的情況下，對疑似侵權者寄發警告信函時，除了字面上都會出現要求立即終止侵權行為外，其主要目的乃是在拋出橄欖枝，提供一個雙方後續溝通的管道，以供進行後續的授權協商。
肆、警告信函的功能之三：作為後續訴訟之證據 當警告信函無法達成前述的兩種功能時，大多數的智財權人可能會選擇採取法律行動，提起刑事及/或民事訴訟來保障智財權益。而無論刑事訴訟或民事訴訟，都需要證據來證明所陳述的事實，此時，先前所寄發的警告信函將成為訴訟中重要的證據資料。通常警告信函在訴訟中做為證據來使用的情況有下列情形: 一、作為智財權人知悉犯罪及/或侵權的計算時點 按侵害商標、著作權法等智財權的刑事犯罪，大多為告訴乃論之罪。所謂告訴乃論之罪，就是必須要有告訴權人(智財權人)向犯罪偵查機關(警察機關及地檢署)申告，並表明訴追之義。為了避免犯罪嫌疑人是否被刑事處罰一節，永遠處於不確定狀態，法律上乃設計告訴權之行使期限，依刑事訴訟法第237條規定，告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為，一般稱為告訴權時效。此外，智財權人在主張民事侵權要求損害賠償方面，也有權利行使期間的類似規定，依民法第197條第1項規定，因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。 通常，智財權人在寄發警告信函的時候，已知悉疑似犯罪(侵權)人為何人，且也知悉侵權的相關事實為何。因此到了訴訟中，除非有其他證據可以反證，否則寄發警告信函的時間點就會被認為是告訴權時效6個月及侵權行為請求權時效2年的起算時間點。 二、作為智財權人請求損害賠償時效中斷的時間點 前文提到智財權人在主張民事侵權要求損害賠償方面，必須在知悉損害及賠償義務人的二年內主張權利，否則請求權時效將會消滅。然而法律亦有規定，在權利人請求、起訴及義務人承認的情況下(民法第129條第1項)，請求權時效會發生中斷而重新起算的效果。所謂請求，就是權利人向義務人表達要求實現權利內容之意思，在智財權受到侵害的情況下，就是智財權人向侵權者要求損害賠償的意思。但須注意的是，依民法第130條規定，請求後必須在6個月內向法院起訴，否則時效不中斷。 在某些情況下，智財權人可能顧慮彼此是同業、互相認識或者有共同的朋友等等原因，在發現侵權後並未馬上提起訴訟，而是一再透過友人等私下管道溝通，如果溝通尚未達成成效，而2年的請求權時效已經快到了，此時透過警告信函的寄發，將會再爭取到6個月的協商時間，並延長考慮提起訴訟的時間。 三、作為刑法處罰行為人主觀意圖的證明 按刑法上犯罪之處罰，以故意為原則，過失為例外，過失犯的處罰，需法律有明文規定。又法律上的故意，學說上可區分為「直接故意」與「間接故意」，所謂直接故意是指行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者而言（參照刑法第13條第1項），設若行為人對構成犯罪之事實，在主觀之心態上，僅係有所預見，而消極的放任或容任犯罪事實之發生者，僅構成間接故意(參照刑法第13條第2項）。兩者最大的差別在於直接故意必須要能證明行為人「明知」犯罪的事實或要件，而間接故意則通常只要求證明到行為人有認知到「應該」會構成犯罪的事實或要件，而容認犯罪事實發生即可。目前，我國有關智財權的犯罪，均是處罰故意犯，而不處罰過失犯，另針對販賣仿冒商標商品罪及販賣仿冒著作權物罪，法條上甚至要求須行為人「明知」為仿冒商品而販售，「明知」係侵害著作財產權之重製物而販售才會成立該條之刑事犯罪。 由於故意是行為人主觀的認知，完全藏在行為人的內心，因此在訴訟中很難去證明行為人是故意或者明知。但透過警告信函的寄發，智財權人已主動的告知收信者，其販賣的商品或其行為已明確的侵害智慧財產權時，如果收到警告信函的行為人並沒有足夠的證據可以證明並無侵權之情況，那他後續繼續販賣或實施的行為，將會被認定是故意犯罪。在智慧財產法院104年度刑智上易字第42號案件中，檢察官起訴被告販賣仿冒他人商標之商品(商標法第97條)，被告抗辯其並不知所販售商品為侵害商標之商品，法官以「告訴人亦未提出曾告知被告及OO公司不得再進口侵害系爭二商標油品之警告函件，因之，被告主觀上認其在網站上銷售者為其代理之XX公司油品，尚不該當於商標法第97條之直接故意即明知要件，充其量僅為間接故意，然此不符合商標法第97條以處罰直接故意規定之要件。」判決被告無罪。另在同一法院102年度刑智上易字第72號案件中，檢察官起訴被告販賣仿冒他人商標之商品，被告抗辯其並不知所販售商品為侵害商標之商品，法官則以「告訴人曾於98年2月17日委請○○○發函予被告即XXX，表明其為如附表一所示之商標的商標權人，以及XXX所販售之童裝為仿冒如附表一所示之商標的商品，並請求XXX暨其負責人（即被告）立即停止製造、陳列、販賣、運送、輸出／輸入等語」，認定「本案雖無法證明被告於購入扣案商品之際即已知悉此為仿冒商標之商品…被告至少自收受前揭律師函起即已明知扣案之商品為仿冒商標的商品。」而判決被告有罪。 四、作為民事上侵權人主觀上是否具故意及過失意圖的證明 同樣的，民事上要請求侵害智財權的損害賠償，必須要侵權行為人主觀上具有故意或過失。民事上侵權行為有關故意的意義，大致上與前述刑事上的認定相同，而就過失的認定，多數學說及法院實務皆採行為人應盡善良管理人之注意義務的「抽象輕過失說」，亦即依交易上一般觀念，認為有相當之經驗及誠意之人，其應盡的注意義務，如果違反善良管理人之注意義務的話就被認為有過失。 依照上開判斷標準，通常法院會認為具生產製造經驗的廠商對相關專利的注意義務較僅從事行銷的廠商為高，銷售單一商品的廠商對該行業相關商標的注意義務較百貨公司、大賣場廠商為高。但是，實際上在不同的案件中，智財權人要證明這些情況是具有相當難度的，也導致訴訟結果難以預測。若透由智財權人事前寄發存證信函的動作，如果收到警告信函的侵權行為人並沒有終止其行為，那他後續繼續販賣或實施的行為，將會被認定是故意的侵權行為，將可避免前述舉證上的困難。
伍、擬答 茲就前文所問問題擬答如下: (1). 如果大尾公司有其他證據可證明角頭公司侵害其商標權的行為是故意的，就可以不用寄發警告信函給角頭公司，直接向警察機關或地檢署提出告訴；否則最好還是先寄發警告信函要求停止侵權行為並作為日後訴訟時之證據。 (2). 針對通路商部分，一來由於實務上認為其注意義務較低，採取直接訴訟方式勝訴的可能較低；二來通路商在收到警告信函後，大都會立即下架或暫停銷售，因此建議大尾公司先寄發警告信函，可節省相關的時間及花費。 (3). 雖然法律上並沒有規定要先寄發警告信函給對方才能提起訴訟，但考量到訴訟所花費的時間及成本，若想迅速達成終止侵權的目的，透過雙方協商和解是最簡單迅速的方式，因此建議大尾公司先寄發警告信函，以建立雙方協商管道，避免後續侵權情況發生。
Comments