撰稿：陳國樟 主持律師
大尾公司發現角頭公司使用了大尾公司註冊之「BIG Loman」商標字樣服飾 於網路購物平台販售，因此詢問本院所以下問題: (1).大尾公司可以直接發函請網路購物平台業者下架，還是一定要先發函通知 角頭公司? (2).發函時需要附上商標證書及侵權分析報告嗎?如果需要侵權分析報告，一 定要找專業的侵權鑑定機構鑑定嗎? (3).大尾公司可以直接以刊登聲明啟事於大尾公司網站的方式，來遏止侵權事 件的發酵嗎?
前言:
簡單了解警告信函的功能後，接 下來就為大家介紹警告信函寄發時應 注意的細節。一般認為警告信函的寄 發，原則上屬於憲法所保障的「言論 自由」，在我國法律上並未明文規定 警告信函寄發的形式與內容，但由於 警告信函在實務上常被當作同業競爭 的商業手段，因此我國行政院公平交易委員會對此頒布有「公平交易委員會 對於事業發侵害著作權、商標權或專利 權警告函案件之處理原則」(以下稱「警 告函案件之處理原則」)，作為對各產業 寄發警告信函的行政規則。如果不遵守的話，可能會被認為有違反公 平交易法的情形。
企業在寄發警告信函的情況，依是否 取得司法機關認定侵權來區分，可以分為 (一)已取得法院一審判決或著作權審議及 調解委員會調解結果，認定確屬智財權受 侵害的情況及(二)未取得法院判決或著作 權審議及調解委員會調解認定的情況。在 (一)的情況下，由於已經取得司法或專業 機關之認定侵權，企業在此時寄發警告信 函的行為，原則上被認為是合法行使智財 權利的方式。但由於取得司法或專業機關 之認定侵權，往往緩不濟急，實際上發生 的情況比例上相對較低。而在第(二)種狀 況下，由於智財權是否真正受到侵害，尚 屬不明確，因此寄發警告信函予業界，可 能會造成寒蟬效應，影響市場秩序等不公 平競爭的情況發生。且由於無須取得司法 或專業機關之認定侵權，可以在發現侵權 之初即採取行動，防微杜漸，實際上為大 多數企業所企望採取之方式，因此「警告 函案件之處理原則」主要係針對第(二)種 狀況下寄發警告信函做規範。
壹、警告函寄發時應事先或同時通 知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害
通常企業考慮寄發警告函的對象，主 要有三類:(1)侵權產品之源頭廠商，包 括製造商、進口商或代理商;(2)侵權產品的散佈者，即企業自身或他事業之交易 相對人或潛在交易相對人，包括經銷商或 下游通路商;(3)一般消費大眾。有關產 品是否有侵害他人的著作權、商標權或專 利權，理論上該產品的源頭廠商應該較下 游的銷售商清楚，且在涉及專利侵權等較 為專業的技術時，產品的源頭廠商亦較下 游的銷售商有能力及有義務去判斷是否侵 權。再者，由於大型賣場的興起，其所銷 售的物品太多，導致許多賣場在收到警告 信函之時，往往不經判斷即直接將有爭議 之商品下架。因此，為了讓被控侵權人於 遭指控侵害智財權時，有防禦之機會，藉 以避免其陷於遭攻擊而毫不知情之不公平 競爭情況發生，「警告函案件之處理原則」 第三條第一項第三款及第四條第一項第一 款均明定「發函前已事先或同時通知可能 侵害之製造商、進口商或代理商請求排除 侵害。」方為依照著作權法、商標法或專 利法行使權利之正當行為。
就題述大尾公司所詢問題(1)，本 院所建議在發函請網路購物平台業者下 架之前或同時應發函通知角頭公司。
貳、警告函如未檢附鑑定報告， 仍應具體說明相關事實，使收信 者足以知悉系爭權利可能受有侵 害之事實
按依「警告函案件之處理原則」 第三條第一項第三款規定，事業應於寄 發警告函前，將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑 定報告。由於專利權是否侵權，往往須具 備各該專業技術領域的知識，且專利侵權 的判斷，在法律上亦有一定的流程，因此 要求主張專利權受侵害的業者，應事先將 可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑 定，取得鑑定報告，方可寄發警告信函; 以避免業者因一己之私，主觀認定其專利 權受到侵害而寄發警告函。另外，「警告 函案件之處理原則」對於出具鑑定報告之 專業機構，並非以「受司法院與行政院協 調指定侵害鑑定專業機構」為限，因此在 解釋上，任何具專業的鑑定機構如專利師、 專利商標事務所及學術機構等，所出具之 鑑定報告均有相同效力。警告函所檢附之 鑑定報告，亦不以檢附完整鑑定報告為必 要，但仍須於函中載明使受信者足以合理 判斷其鑑定結果有侵害之事實。
在商標權及著作權遭受侵害以及專 利權受侵害但未能取得鑑定報告的情況， 依「警告函案件之處理原則」第四條第一 項第二款規定，業者應於警告函內敘明著 作權、商標權或專利權明確內容、範圍， 及受侵害之具體事實(例如系爭權利於何 時、何地、如何製造、使用、販賣或進口 等)，使受信者足以知悉系爭權利可能受 有侵害之事實。也就是說，如果沒有附上 鑑定報告，就要在警告函中清楚寫出受侵 害的智財權之內容及受侵害之具體事實， 以供收信人可以瞭解並判斷相關事實。
就題述大尾公司所詢問題(2)，本院所建議在發函時如未檢附鑑定報告，仍應 具體說明相關事實，使收信者足以知悉系 爭權利可能受有侵害之事實。
參、警告函並非單指使用「警告函」 字樣的信件，亦包含公開信、廣告 啟事及其他足使其自身或他事業之 交易相對人或潛在交易相對人知悉 之書面
按依「警告函案件之處理原則」第二 條規定，本處理原則所稱事業發警告函行 為，係指事業以下列方式對其自身或他事 業之交易相對人或潛在交易相對人，散發 他事業侵害其所有著作權、商標權或專利 權之行為者:(一)警告函。 (二)敬 告函。(三)律師函。(四)公開信。 (五)廣告啟事。(六)其他足使其自身 或他事業之交易相對人或潛在交易相對人 知悉之書面。由於實際上透過公開信、報 紙廣告或網站留言的方式均可達到警告信 函通知他人的目的，且上述方式所得共見 共聞之對象亦較為廣大，對市場秩序的影 響亦較為嚴重，因此公平交易委員會所頒布之「警告函案件之處理原則」亦將上開 情況包含在內。
就題述大尾公司所詢問題(3)，本院 所建議在大尾公司如果要在自己公司網站 上刊登聲明，亦應踐行前述檢附鑑定報告 或具體說明相關事實，先行或同時發函予 角 頭 公司之程序，以免有違反公平交易法之虞。
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