坦蕩地利用專利資料庫的資源作研究開發，並正視專利侵權的可能性而加以防範才是王道。我們在此更要提醒那些沒有於美國境內設廠或只透過美國的零售商於美國境內銷售之國外廠商，仍可能被牽連為教唆侵權者，甚至是因為FOB的交易方式而導致牽連為直接侵權者，其行為不得不慎。
一、 前言
美國專利法第271(b)條明定：「積極教唆（actively induce）他人侵害專利權者，應負侵權責任」。從字面上看來，上述條文並沒有明白地將意圖（intention）的要求列為教唆侵權（induced infringement）的構成要件之一，而是將焦點放在教唆侵權者的行為（acts）。該法條要求被告係「積極地」教唆他人進行直接侵權的行為。然而，實務上，法院在解讀該法條時，向來都將「意圖」的要求解釋在積極教唆的構成要件中，但對積極教唆的定義仍不是很明確。至到2006年末，法院才在DSU Medical Corporation v. JMS Co. LED乙案（簡稱：DSU案）中對此提出較明確的定義。在DSU案中，聯邦巡迴法院（簡稱：CAFC）的全席法官（en banc）裁定，根據35 U.S.C.§271（b），必須證明被告（教唆者）知悉被侵害的特定專利，才能構成積極教唆侵權案件成立。也就是說，積極教唆侵權案件的成立，必須證明被告具有特定意圖（specific intention）。
然而，就在今年2010年2月初裁定的SEB S.A. v. Montgomery Ward乙案（簡稱：SEB案）中，CAFC在原告無法直接舉證被告是否知悉被侵害的特定專利下，仍維持原案，判定被告「教唆侵權」成立。這樣的判決似乎否定了先前的DSU案的主張。由於DSU案及SEB案先後兩件案件恰好均是經目前CAFC首席法官（Judge Rader）之手，因此前後似乎矛盾之處更引發外界議論。
另一方面，美國專利法第271(a)條明定：「除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或…，即屬侵害專利權」。簡言之，侵權被告之行為必須發生在「美國境內」才可能構成「直接侵權」。又，基於專利權是屬地主義，在美國境外的製造商基本上應不受美國智慧財產權相關法令之管轄。不幸的是，在SEB案中，我們看到貨品透過船上交貨（FOB）之方式輸往美國也可能導致「直接侵權」。也就是說，美國專利法中的直接侵權似乎更延伸至美國境外。
底下我們將透過SEB案之判決來解開上述之謎，並探索廠商在面對艱深又複雜的美國專利訴訟制度應有的態度及準備。
二、 案件背景
本案（SEB案）始於1999年8月，原告法商SEB在美國紐約州南區聯邦地方法院控訴一家香港製造公司Pentalpha及其下游零售商侵犯其美國第4995312號專利。該系爭專利係關於一種油炸鍋（deep fryer）技術。傳統油炸鍋之外襯（skirt）是採用能耐150℃以上高溫的高級塑膠材質來製造，但由於這種材質貴，不適宜大量製造。
有鑑於此，原告SEB技術改良之油炸鍋，如圖所示，是將外襯（skirt，3）與加熱用的內鍋（pan，1）分隔開來，並採用一耐高溫的環圈（ring, 5）將外襯(3)與內鍋(1)的上緣做結合。由於該外襯(3)與內鍋(1)之間有適當空間分隔，因此SEB的油炸鍋沒有傳統油炸鍋中容易導熱的熱橋（heat bridge）產生，因此該外襯(3)的溫度不至於過高，可用較便宜但不耐熱的低級塑膠材質取代，好讓油炸鍋可以大量製造。
事實上，早在本案發生之前，被告Pentalpha於1997年就已經開始出售其被指控的油炸鍋產品給一家名叫Sunbeam的美國零售商。當初開發產品時，Pentalpha先購買了一台SEB的油炸鍋來仿冒，且就在同意供貨給Sunbeam後，Pentalpha隨即從紐約的一位律師取得一份合法使用的意見書（Right-to-use study）。該律師在分析了26份專利後，認為該些專利中確實沒有任何一項請求項的專利保護範圍能涵蓋到Pentalpha的油炸鍋。也就是說，Pentalpha的油炸鍋並不會侵犯到該些專利。但這份由律師所作出的「合法使用意見書」在本案中受到相當大的質疑，因為這當中存在著一項尚未說出的秘密：Pentalpha並沒有向該律師坦承其拷貝SEB的油炸鍋的事實。
果不其然，該合法使用意見書在日後無法替Pentalpha的產品背書。因為在1998年3月，Sunbeam就被本案之原告SEB控訴侵犯其美國第4995312號專利，也就是本案的系爭專利。該案最後Sunbeam是以支付SEB總計2百萬美元的和解金收場（底下簡稱：Sunbeam案）。在1998年4月9日，被告Pentalpha被告知該Sunbeam案。在得知Sunbeam案的情形後，Pentalpha似乎不擔憂其產品是否會侵權，仍繼續銷售產品給另外其他兩家美國零售商（Fingerhut及Montgomery Ward）。被告Pentalpha利用船上交貨（Free on board, 簡稱FOB）的方式將貨品運至指定裝運港，例如香港或大陸的港口，再轉手給美國的Sunbeam、Fingerhut及Montgomery Ward三家公司，藉此在裝運港將貨物裝船後的風險即轉移到其客戶，日後產品去向則一概不管。
1999年9月10日，原告SEB向地院請求暫時禁制令。地院於2000年認定SEB有可能在日後證實Pentalpha的油炸鍋會侵犯到系爭專利的第1項專利保護範圍，因此批准SEB之請求。隨後，Pentalpha試圖作規避設計而將其油炸鍋原先用來結合內鍋與外襯的一個環圈(5)，改為由6個拼塊（ring segments）構成。SEB也不甘示弱地以均等論之理由請求地院將原先暫時禁制令之內容擴及Pentalpha新版的油炸鍋產品，地院於2001年批准SEB之追加請求。
本案的蒐證程序（Discovery）於2001年10月結束。然而直到2006年4月，地方法院才展開審訊程序。陪審團評決被告Pentalpha係惡意侵權且有教唆侵權，判處被告須支付465萬美元的賠償金。由於先前Sunbeam案中，Sunbeam已支付2百萬美金給SEB作為和解金，地院依照被告Pentalpha之請求而將賠償金減少兩百萬。原告提起交叉動議（cross motion），請求地院基於被告係惡意侵權需判處加重賠償（enhanced damages）。地院最終因另一件案例（Seagate案）之新審判原則而沒有判定被告係惡意侵權，因此不需要加重賠償。雙方均提起上訴。CAFC認為地院審判程序無嚴重疏失而維持原判。
三、 法律及事實問題
1.當專利的權利範圍限定有不明確時，法院是如何解讀？
2.由於美國境外的FOB交易行為不是在美國境內發生，是否國外的廠商就可藉此來規避侵權責任？
3.教唆侵權（induce infringement）應該如何認定？原告SEB是否一定要舉證被告Pentalpha知悉專利存在才能判定被告有教唆侵權？
4. 被告Pentalpha刻意否認知悉專利之存在是否就能避開惡意侵權（willful infringement）之嫌？廠商是否有義務主動去注意其產品是否侵權？
四、 法院判決及理由
(一) 專利範圍的解讀須從熟悉該項技藝人士所理解的角度出發，並衡量整份說明書
首先，系爭專利系爭專利的權利範圍限定：「除了該環圈(5)外，該外襯(3)與內鍋(1)之間是“completely free”的」。但問題是，「completely free」是指沒有任何導熱的熱橋（heat bridges）存在呢？還是指不具任何其他實體元件呢（solid material）？偏偏對此不同的解讀剛好會左右侵權是否成立。
地院當初在1999年SEB請求暫時禁制令時是將上述限定解釋為：該外襯(3)與內鍋(1)之間沒有「熱橋」。由於內鍋底下用來將內鍋(1)與外襯(3)固定的垂直螺栓由於不是熱橋，所以這樣的解釋倒也行得通。但，如果上述限定被解釋為：該外襯(3)與內鍋(1)之間沒有任何其他「實體元件」存在，則該螺栓之實體存在便能讓Pentalpha的產品不侵權。
上訴法院觀察到：環圈(5)本質是一種耐高溫材料，也不是熱橋。但如果該限定被解釋為該外襯(3)與內鍋(1)之間是沒有「熱橋」，則為何文字中要強調「除了該環圈(5)外」？因此地院的解釋存在些微的矛盾。但無論如何，上訴法院認為專利範圍的解讀必須從熟悉該項技藝人士所理解的角度出發，並衡量整份說明書。說明書中多處強調外襯(3)與內鍋(1)之分開是為了減低熱橋之產生，以改善傳統油炸鍋熱橋太多的問題。再者，從說明書交替使用的用詞，「completely free」應被解讀「practically or functionally free」，因此不是指沒有任何東西，而是沒有熱橋產生。而最重要的觀念是，若該限定被擴大解釋為沒有任何實體元件存在，而不是沒有熱橋存在，則該項專利範圍將無法涵蓋其說明書所揭露的最佳且唯一的實施例，這樣更有違專利揭露之原則。因此，上訴法院最後維持地院的決定。
本案有趣的是，明明專利保護範圍定義的不明確且有邏輯上的疏失，但經過法官的潤飾後，仍然被合理化地判定被告侵權，可見該法官在審理時更看中的是發明技術本身所要傳達的精神。其實不難想像本案法官會多次站在原告的立場來著想，因為被告（中國香港）仿冒的意圖很明顯，而法官無論如何是來捍衛正義的。反之，若被告沒有明顯的仿冒意圖，又遇到較嚴謹的法官，請求項的文字表達不清，及邏輯上矛盾，再加上專利申請過程中的禁反言等不利於專利權人的言論，也許法官可能會對專利範圍有新的解讀，被告因此就不構成侵權。
(二) 教唆侵權成立的要件，原告必須證實被告事先已知悉系爭專利的存在?!
2006年4月17日，地院展開審訊程序（Trial）。在雙方證據揭露（close of evidence）後，被告Pentalpha向地院提出依法判決（Judgment as a matter of law，JMOL），請求法院判定原告之教唆侵權指控不成立，因為原告SEB沒有直接證據能證實Pentalpha事先已知悉系爭專利的存在。地院仍採納SEB之主張，其認為Pentalpha的負責人（John Sham）當初向該律師隱瞞仿冒SEB產品的事實而去取得合法使用意見書，就此可推測其有特定意圖。被告指出：紐約有數不清的專利律師，但他偏偏去到一個鳥不生蛋的地方找來該律師作侵權鑑定…。陪審團應可從這些行為中看出他早就知道自己很可能會侵犯系爭專利。地院因此將SEB之教唆侵權主張轉由陪審團評決。陪審團判定Pentalpha有教唆侵權。
上訴時，Pentalpha否認有教唆侵權，理由是原告SEB沒有直接證據能證實Pentalpha事先已知悉系爭專利的存在，所以地院的依法判決有誤。如前言所述，在DSU案中，CAFC裁定：「要證明被告（教唆者）知道或應該已經知道其行為會導致實質侵權（induce actual infringement）的要件必須包括『被告知悉被侵害的特定專利』之要件」。
DSU案是在本案陪審團評決後才判定的，本案上訴法院在此重申「意圖」是決定是否有教唆侵權的必要條件。在該DSU案中，被告其實早就知曉系爭專利的存在，但因為被告事先已做過專利無效鑑定，律師給出該專利無效之意見，因此被告認定不會侵權，故在該案中被告並沒有教唆侵權的「意圖」。上訴法院認為DSU案的重點是認知背後的目的（target of the knowledge），而非認知的本質（nature of that knowledge）。在2008年Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.的案例中，CAFC已明確指出：原告必須證明被告（教唆者）有特定意圖去鼓動他人侵權（specific intention to encourage another’s infringement），才能構成積極教唆侵權案件成立。如同一般法院，民事法上對特定意圖（specific intention）的解釋並非要狹隘到容許作壞事的人去刻意不理會犯罪存在的風險。簡單說，從非認知的本質來看，刻意漠視（deliberate indifference）其實跟真實知道（actual knowledge）沒有兩樣。
就教唆侵權的議題，本案上訴法院重新審查（de novo），但因確實仍存在有爭議的實質，因此只能仍維持地方法院之判決，也就是尊重陪審團的決定。上訴法院進一步指出：「教唆侵權即使在專利權人沒有直接證據證明疑似侵權人確實知悉系爭專利的情況下仍可能成立，本案就是一例」。首先，被告是先買了原告的產品來仿冒，且除了外觀以外，每項特徵都完全一樣。又，被告刻意隱瞞做侵權鑑定的律師其仿冒的事實。再者，被告負責人John Sham很熟悉美國的專利制度，且是29項美國專利的發明人，更曾經與原告SEB有商業合作關係。證據明顯指向被告的態度是刻意漠視（deliberate indifference）。事實上，倘若被告能在刻意漠視之外仍主張其真實相信（actual believe）系爭專利不存在，則「刻意漠視＝知道」的理論可能被推翻。然而，被告沒有提出其確實相信SEB專利不存在的抗辯，而只是在上訴書中暗示到原告沒有做專利標示所以才不知道該項專利，更沒有針對專利標示的問題提出抗辯。上訴法院最後基於證據顯示被告有刻意漠視原告有專利存在之風險，因此肯定陪審團評定被告有教唆侵權。
(三) 陪審團評決後提出之依法判決（post verdict JMOL），上訴法院只能尊重陪審團之決定
一般而言，作為上訴法院，CAFC於審查地院判決時，就法律問題如專利範圍之解釋可以重新審查(de novo)，惟事實認定部分若地院判決曾經陪審團評決，依據美國憲法增修條文第7條規定法院必需予以尊重，復基於上訴法院較之地院更無法直接面對證據，故上訴法院審查事實認定的範圍其實相當侷限。在地院階段，當事人固可於審判中向法院聲請JMOL，然也僅限於在他方當事人因未提出充分證據可以合理支持案件成立之情況，法院方能以JMOL做出異於陪審團之裁決。至於在提出JMOL的時點上，原則上當事人應在陪審團作成評決之前提出(即所謂pre-verdict JMOL)，若於陪審團評決後才提出的post-verdict JMOL，因為其實際上並非以陪審團評決內容為對象，上訴法院審理時，除非有重大不公義的情形發生，會受到pre-verdict JMOL所限制而必須尊重陪審團之評決。
本案在陪審團評決後，Pentalpha基於專家證人先前的解釋而主張其新版的油炸鍋即使基於均等論（doctrine of equivalents）也不侵權。如前所述，新版的油炸鍋已經將該環圈改為六小塊構成，而系爭專利之申請人在申請專利時對美國專利商標局的答辯中已經宣稱其發明不是利用「熱對流效應」，以區別前案之技術特徵，而Pentalpha新版油炸鍋的六小塊之間的空隙恰好是「熱對流效應」，被告主張這是系爭專利所要排除的部分。但被告Pentalpha沒有在雙方證據揭露後立即根據這點提出pre-verdict JMOL，而是在陪審團作出評決後才向地院提出post-verdict JMOL，為時已晚，上訴法院就該議題只能進行法律審。Pentalpha上訴理由所主張的均等論是事實認定的問題，上訴法院在有限的審查權能下，只能尊重陪審團之決定而不採納Pentalpha的主張。
(四) 透過船上交貨FOB之交易行為也可能構成直接侵權
上訴時，被告Pentalpha也否認有直接侵權，懷疑地院給陪審團指示（簡稱：Jury instruction）的內容有疏失，導致陪審團評決結果不公。依照美國聯邦民事訴訟規則第51條，當事人必須及時對Jury instruction提出異議（objection），以保留上訴之權力。這樣的規定是為了讓地院能在陪審團正式進行研議前，及時針對可能的錯誤作出更正。根據慣例，除非是嚴重錯誤（fundamental error），上訴法院才有可能為這類沒有及時異議的當事人重新審查地院給陪審團的指示是否有誤。
地院法官在指示陪審團時提到：「在判定銷售行為是否發生在美國境內可考量產品是從哪裡裝貨，以及產品會被運往何處」。Pentalpha在上訴時主張其係利用FOB於美國境外交貨給美國的三家客戶，是屬於美國境外的銷售行為。可惜，Pentalpha沒有在第一時間以Jury instruction有誤向地院提出異議，且其主張的問題都不算是嚴重錯誤。既使如此，上訴法院仍否定Pentalpha對銷售地點的觀念，也就是認為：被告係不當地以「裝貨地點」作為銷售地點之觀念。此外，地院建議陪審團可以考慮FOB這項因素，這正有利於Pentalpha。上訴法官進一步指出：除了發票上的FOB用語外，諸多證據顯示Pentalpha有意圖將其產品直接銷往美國，因為(1).產品上已分別地為其美國三家客戶直接標示所屬之商標，(2).產品也是依照北美電氣規格，且(3).發票上很明顯地顯示送達的目的地是美國。
綜合該些證據，上訴法院不認為地院給陪審團的指示有嚴重錯誤，因此也尊重陪審團之評決，被告（直接）侵權成立。一般而言，「直接侵權」與「教唆侵權」的另一差異點在於：直接侵權被限定在美國國境內，而教唆侵權則不一定要在美國境內發生。如今，本案卻意外地成為「境外直接侵權」之特殊案例。
(五) 廠商沒有義務要調查自己的產品是否侵權，惡意侵權之舉證需要原告提出強而有力的證明
如前所述，陪審團評定被告係惡意侵權，地院也因此做出Pentalpha需加重賠償之決定，但後來地院又將該決定撤銷，Pentalpha不需加重賠償。原告SEB不服於是交叉上訴，指控地院將原本的加重賠償的決定撤回，違背陪審團的評決。
在過去，法院對惡意侵權之審判都是根據1983年Underwater devices inc. v. Morrison-Knudsen Co.一案的判定原則(簡稱:Underwater案)，當被告知道「可能」侵權時，被告有積極義務去注意（affirmative duty of due care)自己的產品是否侵權。該案法官特別指出，在侵權行為發生前，被告應從專利律師處，對其涉嫌侵權產品獲得符合法律規定的侵權分析報告，如果被告沒有做到這一步，當被裁定侵權後，法官及陪審團可根據此點及考慮案件全盤狀況（total environment），認定被告係惡意侵權。然而，該案的判定原則被後來2007年著名的In re Seagate Technology案例（簡稱：Seagate案)所推翻。在Seagate案中，CAFC提出新的惡意侵權驗證法，當原告指控被告係惡意侵權時，原告（不是被告）除了主觀認定被告侵權發生外，尚必須提出客觀清楚且令人信服（clear and convincing）的證據，而非由被告證明被告自身知道，或應該知道侵權的可能性極高，但仍魯莽不顧可能侵權的風險一意孤行。判文中更指出，如果被告在獲知侵權警告後或侵權實際發生前，即使沒有取得符合法律規定的侵權分析報告，法官或陪審團不得據此推論被告係惡意侵權。
由於本案陪審團當初判定被告Pentalpha惡意侵權是基於地院給陪審團的指示(Jury instruction)，而當初地院是告訴陪審團要考慮被告是否盡了注意義務（affirmative duty of due care)，其係按照Seagate案以前的舊原則所作。考量後來Seagate案的判決原則，地院認為被告被陪審團裁定為惡意侵權是由於當初Jury instruction不適當才導致，因此撤回被告惡意侵權必須加重賠償的決定。上訴法院認為地院程序過程沒有不當，故否決原告SEB之主張。
五、 結論
本案最為美國業界所討論的是有關教唆侵權（induced infringement）的部分，普遍仍認為教唆侵權之判定仍有不確定性。美國智慧財產保護法協會（AIPLA）對本案更提出法庭之友意見書，要求全席法官（en banc）應將教唆侵權的犯罪心態明確的定義出來，以玆判定。
然而在未明之前，我們尚可從過去的判例原則性地判斷教唆侵權是否成立。根據DSU案，被告必須明知或可得而知其行為會導致實質侵權，且被告須有導致侵權行為之實質意圖（actual intent to cause the acts which constitute the infringement），但被告僅僅知道其行為可能構成侵權尚不足以構成（knowledge of the acts alleged to constitute infringement is not enough），特定意圖及促使侵權的行為必須證明出來。而在本案中，既使在原告SEB提不出有關「被告Pentalpha已知悉系爭專利」之直接證據的情況下，Pentalpha刻意漠視（deliberate indifference）的行為反被法官認定為等同於明知，是有意圖促使直接侵權。從上述兩件案例都重申「特定意圖」決定教唆侵權是否成立之重要性。
此外，在Seagate案後，廠商已沒有積極義務去注意自己的產品是否有侵權（affirmative duty of due care)，因此廠商不用擔憂知道專利存在可能導致日後被控惡意侵權因而規定研發人員不准閱讀特定專利。如今，漠視專利之存在更可能反被視為具有（教唆）侵權的意圖。因此，坦蕩地利用專利資料庫的資源作研究開發，並正視專利侵權的可能性而加以防範才是王道。我們在此更要提醒那些沒有於美國境內設廠或只透過美國的零售商於美國境內銷售之國外廠商，仍可能被牽連為教唆侵權者，甚至是因為FOB的交易方式而導致牽連為直接侵權者，其行為不得不慎。
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