撰稿：曾景晃 智權部經理
～～“是否構成間接侵權之判定，不管是教唆侵權(induce infringement)或輔助侵權(contributory infringement)，前提都是必須要證明已有直接侵權(direct infringement)存在，儘管直接侵權者通常都不是間接侵權訴訟的被告” ─ Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.～～
針對911恐怖攻擊事件，美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration , TSA)於2002年12月19日宣佈，從2003年起1月1日起，對於從美國出發的航空旅客行李(luggage)進行100%的檢查。於是，從2003年起，旅客的行李被檢查的機率大幅提昇，如果該行李是使用傳統行李鎖具來鎖住的話，美國海關人員會直接破壞該傳統行李鎖具，以便打開行李進行檢查。為了避免這種破壞鎖具的情形發生，所謂的「海關鎖」因應而生。不同於傳統行李鎖具，這種海關鎖除了常見的號碼鎖心之外，還多配置了一個鎖匙鎖心。這個鑰匙鎖心的鑰匙僅由海關人員所持有，當海關人員需要檢查某一行李時，可使用對應的鑰匙來打開該行李上的海關鎖。
為了方便讓海關人員區分海關鎖與傳統行李鎖具，大部份的海關鎖上都有一個紅色的菱形標誌，這個標誌是美國Travel Sentry, Inc.所擁有的商標。Travel Sentry公司把這個菱形標誌授權給國內外的製造商及經銷商，讓他們使用該菱形標誌於其所製造、經銷的海關鎖及含有海關鎖之行李箱。
像這樣的海關鎖檢查系統，不只實施於美國。根據Travel Sentry公司的官網記載，全世界已有數百個機場採用此一系統，而且，被授權使用該菱形標誌的海關鎖產品目前已超過1.5億個，此一數量並以秒為單位迅速增加中。
在上述海關鎖檢查系統的運作數年之後，David Tropp取得與海關鎖檢查系統有關的專利：US7,021,537 (’537專利)及7,036,728 (’728專利)。該兩專利為同一技術內容，後者是前者的接續案，其揭露一種藉由雙重鎖檢視行李的方法。
隨後，David Tropp基於前述專利向Travel Sentry公司所授權的廠商，採取一系列的行動，其主要目的在於促使這些廠商停止使用Travel Sentry公司的菱形標誌，改用其所提供的火把標誌，以便向這些廠商收取商標授權金。
針對這個意外插曲，Travel Sentry公司於2006年12月4日向紐約地方法院提出確認之訴(declaratory judgment) ，No.06-cv-6415案，請求法院針對David Tropp的專利判定不侵權、專利無效及免責(non-liability)。David Tropp則反訴(couterclaimed)Travel Sentry公司侵害其專利權，並在2008年11月8日針對Travel Sentry公司的十幾家授權廠商一併提出專利侵權訴訟，No.08-cv-4446案。接著，Travel Sentry公司以沒有重要事實上的爭議(genuie issue of material fact)，請求簡易判決(summary judgment)。最後，法院於2010年9月10日准許Travel Sentry公司的簡易判決請求，並判決其勝訴。以下茲就此簡易判決內容作一介紹。
雖然David Tropp的兩件專利共涉及了6個獨立請求項，然而雙方同意以’537專利的請求項1代表此二專利的獨立請求項(下稱Tropp專利)，其內容如下：
A method of improving airline luggage inspection by a luggage
screening entity, comprising:
making available to consumers a special lock having a
combination lock portion and a master key lock portion, the
master key lock portion for receiving a master key that can
open the master key lock portion of this special lock, the
special lock designed to be applied to an individual piece of
airline luggage, the special lock also having an identification
structure associated therewith that matches an identification
structure previously provided to the luggage screening entity,
which special lock the luggage screening entity has agreed to
process in accordance with a special procedure,
marketing the special lock to the consumers in a manner that
conveys to the consumers that the special lock will be
subjected by the luggage screening entity to the special
procedure,
the identification structure signaling to a luggage screener of the
luggage screening entity who is screening luggage that the
luggage screening entity has agreed to subject the special lock
associated with the identification structure to the special
procedure and that the luggage screening entity has a master
key that opens the special lock, and
the luggage screening entity acting pursuant to a prior agreement to
look for the identification structure while screening luggage
and, upon finding said identification structure on an individual
piece of luggage, to use the master key previously provided to
the luggage screening entity to, if necessary, open the
individual piece of luggage.
在此案例中，參與上述海關鎖檢查系統的實際運作者，主要是消費者、Travel Sentry公司的被授權廠商（即海關鎖的經銷商、製造商）及負責行李監視的美國運輸安全管理局。Tropp專利中提到的luggage screening entity顯然是對應到美國運輸安全管理局，而執行“making available to consumers a special lock…”及“ marketing the special lock to the consumers…”之步驟的人則是Travel Sentry公司的被授權廠商(製造及經銷)。其中，沒有人獨立完成Tropp專利的所有步驟，也就是，這當中沒有人涉及直接侵權(direct infringement)。很明顯的，本件訴訟主要是涉及了間接侵權的議題。關於間接侵權的介紹可參考本刊先前報導，或至本所網站：http://www.everlightpat.com.tw專利文章之頁搜尋(關鍵詞：間接侵權、間接侵害)。
以下扼要介紹本件訴訟當事人所持理由、判決理由與結果。
Travel Sentry公司的不侵權主張
Travel Sentry 公司認為Tropp專利為多重步驟之請求項，其主要分四步驟：
製造一個可供消費者使用在行李上的特別鎖具，TSA已同意依照一個特別程序去處理該特別鎖具；
在告知該特別鎖具已被TSA之該特別程序所採用的情況下，銷售該特別鎖具給消費者；
該特別鎖具上的辨識標誌向行李檢查人員表示該特別鎖具已被TSA之該特別程序所採用；
TSA依據先前約定在檢查行李時，同時尋找該辨識標誌，並於找到之後，行使該特別程序，用以在必要時打開該特別鎖具。
Travel Sentry公司 的辯論點基本上分為以下三點：
Travel Sentry 並無直接侵權，因為無論在字義或均等論上，它都沒有執行任何該專利所請求的步驟。
Travel Sentry並無直接侵權，因為儘管結合多方合作的情形下(例如：被授權廠商、TSA)完成所有方法步驟，然而，Travel Sentry 並沒有“主導”(mastermind)這些第三方的行為。
Travel Sentry 並無間接侵權，因為沒有第三方單獨完成請求項所有步驟，或主導其他人這麼做，而且在不能證明直接侵權的情況下，就不會有間接侵權產生。
雖然TSA同意與Travel Sentry公司合作，但對於TSA如何執行行李檢視並無明文規範，且TSA並不受任何單位，包含Travel Sentry公司之約束。事實上，TSA的操作步驟及方法都列為高機密資料 (sensitive security information, 簡稱 “SSI”)，所以不可能隨便揭露給第三方，包含Travel Sentry公司。此外，儘管TSA同意使用印有Travel Sentry公司之菱形標誌的特別鎖具（即上述的海關鎖），但Travel Sentry 公司主張其本身並無製造這種可供消費者使用的特別鎖具。 Travel Sentry公司僅僅是負責將其商標授權給經銷商及製造商，不但沒有製造、銷售、提供通路、分發或散佈該特別鎖具，亦沒有控制或指導其授權商商於何時、何地銷售或散佈該特別鎖具。基於前述，Travel Sentry公司主張其沒有執行該第(1)步驟。
同樣的，關於第(2)步驟，Travel Sentry 公司辯駁所有印有Travel Sentry公司之菱形標誌的海關鎖，其行銷都是由其被授權廠商所完成，Travel Sentry本身並未參與。至於第(3)及第(4)步驟，Travel Sentry公司強調該些步驟若有人去執行，也都是由TSA做的，他根本沒有指導或控制它去執行那些步驟。此外，Travel Sentry公司更進一步提到根本沒有證據可供合理推斷TSA確實有執行請求項裡的步驟。其實，Travel Sentry公司的菱形標誌只不過是對TSA的任何一個行李檢查人員表示當他在開啟一個需被檢查的行李時所要進行的特別動作，沒有”事先協議” 讓TSA 要求行李人員在檢查行李時去尋找Travel Sentry公司的菱形標誌，也沒有TSA已同意採用於開鎖的”特別的程序“。
專利權人David Tropp的侵權主張
專利權人Tropp認為其專利僅包括兩個步驟，Travel Sentry公司所說的第(1)步驟係對應該專利的第一段落，但Travel Sentry公司所說的第(2)~(4)步驟應該合併為單一步驟/段落，即：
製造一個可供消費者使用在行李上的特別鎖具，TSA同意去處理符合一個特別程序的該特別鎖具；
在告知該特別鎖具被TSA之該特別程序採用的情況下，銷售該特別鎖具給消費者。
專利權人把TSA及Travel Sentry公司共同簽署的MOU[1]描述成一份由TSA所擬定的“特別優先協議”，以使其能使用該特別程序--以Travel Sentry公司提供的主鑰匙打開具有Travel Sentry公司菱形標誌的鎖具。David Tropp指出，若沒有遵守該特別優先協議及Travel Sentry公司的授權條件，則具有該菱形標誌的鎖具不會被製造或散佈(使可被買到)。Travel Sentry公司透過它跟被授權者間的各式合約，限制具有該菱形標誌的鎖具的使用，並盡全力地全面控制該鎖具的品質跟樣品，及單獨地控制主鑰匙的創造、複製與提供。更進一步地，專利權人主張Travel Sentry公司自己在「促銷」該鎖具給消費者，因為它自己的行銷素材和網站都解釋TSA的該特別程序，且該網站秀出有哪些商店可購買到具有該菱形標誌的鎖具，並指出Travel Sentry公司在它的授權協議中保留該鎖具的全部廣告、促銷和行銷素材的同意權。最後，針對本方法需要有一個“screening entity”之要件，David Tropp認為Travel Sentry公司是否可致使並控制TSA去執行專利方法中的那些觀點，存在著重要事實上的爭議。
基於上述理由，專利權人認為已有實質證據去支持，關於Travel Sentry公司是否使用其專利中所主張的方式來“製造”及／或“經銷”該特別鎖具給消費者、是否教唆他的任何被授權廠商去執行那些步驟的每一步驟、以及是否指導或控制其被授權廠商的活動(這些被授權廠商跟他一起執行專利方法中的所有步驟)，是有重要事實上的爭議，因此，Travel Sentry公司請求不侵權簡易判決並非適法。
不侵權確認
雖然訴訟雙方對於Tropp專利的請求項解釋有歧異，然而，法院在參照專利說明書及韋式字典之後，認同Travel Sentry公司的解讀，亦即，Tropp專利有四個步驟，且後兩個步驟係由TSA執行。
法院認為，專利權人既然沒有指出TSA有“makes available”或 “markets” 該特別鎖具給消費者，則就算專利權人能證明Travel Sentry公司主導其被授權廠商執行”making available…”及”marketing…”等二步驟，其侵權指控也只有在證明Travel Sentry公司指導及控制TSA的前提下才能成立，然而，紀錄裡並無這樣證據來支持這一點。雖然，由Travel Sentry公司及TSA所簽署的MOU可被視為 “事前協定”，但該協定內容主要是說明Travel Sentry公司係義務提供TSA一主鑰匙，並教導如何辨識那些有被授權的鎖具。其內容並未強制要求TSA要遵守其規範，且雙方隨時都能自行終止合約關係。
因此，法院判定Travel Sentry 公司沒有完成Tropp專利的所有步驟，也沒有無主導其他人執行Tropp專利的所有步驟，所以，Travel Sentry 公司沒有直接侵害Tropp專利。此外，由於沒有任何實體直接侵害Tropp專利，因此，法院爰用Dynacore案例，認為Travel Sentry 公司也沒有間接侵害Tropp專利，因為，構成間接侵權的前提是必需有直接侵權者的存在：
In light of the undisputed claim construction, the only infringement issue remaining is whether the manufacturers of the accused products are liable for direct or indirect infringement of the ‘732 Patent. See Caterpillar, Inc. v. Deere & Co., 224 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2000). Indirect infringement, whether inducement to infringe or contributory infringement, can only arise in the presence of direct infringement, though the direct infringer is typically someone other than the defendant accused of indirect infringement. See, e.g., Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1334 (Fed. Cir. 2003) (defendant vendor was accused of indirect infringement based upon allegations that its customers directly infringed plaintiff’s patent).
基於上述理由，法院准許Travel Sentry公司的簡易判決請求，並判定Travel Sentry公司不侵權。此外，專利權人Tropp對Travel Sentry公司的被授權廠商所進行的侵權訟訴也因為此一簡易判決而被禁止。
結 語 :
關於美國專利法35 U.S.C § 271(b) 所規定之教唆侵權(inducing infringement，或稱引誘侵權)係為間接侵權的態樣之一，最高法院一向認為間接侵權係為專利權的例外擴張結果，因此，於構成要件上應有較高門檻之要求，原告通常需要先證明有直接侵權行為的存在，所主張之間接侵權始有可能成立。依此，在上述海關鎖訴訟案中，聯邦地方法院認定Travel Sentry 公司沒有構成直接侵權，且爰引Dynacore案例認為Travel Sentry 公司亦無構成間接侵權（因為沒有一個直接侵權者存在），此原無可議。然而，在專利權人Tropp提起上訴之後，聯邦巡迴上訴法院基於Akamai案例駁回聯邦地方法院上述判決。
上訴法院認為地方法院所謂「由於沒有一個單一當事人構成直接侵權，所以專利權人任何有關間接侵權的主張都是不成立的」，是不正確的。上訴法院指出「一個方法的所有步驟都必需被執行才能判定教唆侵權，但那並不需要去證明所有的步驟都是由一單一個體犯下的」、「如同我們在Akamai案中所解釋的，先前的案例並不支持教唆侵權的條文中有單一個體這項要件」、「…當方法的所有步驟被超過一個的個體所執行時，反而可證明”教唆(inducement)”的其它要件是被滿足的」、「地方法院雖然是遵循我們當時存在的在先案例，但其間接侵權的分析中所謂“一個單一個體”之要件是錯誤的」。
從上訴法院的見解及Akamai案例中可知，成立教唆侵權的前提之一固為直接侵權行為必需存在，但該直接侵權行為並不要求是由一單一個體所完成，反而允許是由多個個體所共同完成。此一見解跟早先的Dynacore案例大相逕庭，從法條面及實務上來看，上訴法院的見解似乎是比較正確的，因為，如果有一個個體可以執行一專利請求項中的所有要件，那就構成直接侵權，何需探討間接侵權問題？反之，如果專利請求項中的部份要件是由某人所執行完成，另一部份的要件是由其它人所執行完成，則自然沒有直接侵權問題而需探討是否有間接侵權成立的可能。
在上述海關鎖訴訟案中，關鍵仍在於Travel Sentry 公司是否有主導、控制所有的人執行Tropp專利中的所有步驟，然而，在一海關鎖運作體系中，Travel Sentry 公司顯然沒有參與其中，且其亦不可能主導、控制TSA是否要運作該體系（TSA畢竟是一個政府單位，其受一民營公司教唆、主導或控制而運作一件事情的可能性似乎不高）。再者，Travel Sentry 公司也沒有製造或販賣任何海關鎖，這些是其被授權廠商的自主行為，Travel Sentry 公司只是授權一個菱形標誌的商標（要不要被授權是那些廠商自主決定），沒有允許或不允許這些被授權廠商製造販賣海關鎖的權力，這一點對TSA而言亦然。儘管Travel Sentry 公司的網站上有介紹海關鎖體系及那些被授權廠商，但那只是介紹跟說明一個既存體系而已，看不出來有「積極主動引誘他人侵害專利」。至於被授權廠商雖然負責製造販賣海關鎖，但這不過是在從事其原本的商業行為--製造販賣鎖具，且在整個海關鎖運作體系中，他們完全不是處於主導地位，他們僅僅是知道有這樣的體系需要使用這樣的特別鎖具，然後去製造跟販賣（事實上兼具有鑰匙鎖心跟號碼鎖心的鎖具是習知產品，一點也不特別)。
於是，在上述海關鎖訴訟案中似乎找不到有人主導、控制其它人執行Tropp專利中的所有步驟，所以，儘管上訴法院駁回了地方法院的上述判決，但Travel Sentry 公司是否構成間接侵權目前仍屬未知。此外，Tropp專利中的每一步驟看起來都需要“人為”介入執行，看起來像是一種規則，而不是專利法中所謂利用自然法則之技術手段，因此，Tropp專利似乎還存在著被撤銷的隱憂。
[1] “Memorandum of Understanding/Agreement Between the Transportation Security Administration and Travel Sentry Regarding Travel Sentry Certified Locks”
Kommentare